Het verzamelen van gebruiksbewijs kan relevant zijn om aan te kunnen tonen dat het merk op normale wijze in het handelsverkeer is gebruikt.
Dit belang blijkt ook weer uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak tussen Supermac's (Holdings) Ltd en McDonald's International Property Co. Ltd. In deze zaak is met name goed gekeken naar het bewijsmateriaal dat McDonald's heeft ingediend om aan te tonen dat het merk BIG MAC op normale wijze is gebruikt voor de volgende waren en diensten waarvoor het merk was ingeschreven:
- Klasse 29: Foods prepared from meat, pork, fish and poultry products, meat sandwiches, fish sandwiches, pork sandwiches, chicken sandwiches, preserved and cooked fruits and vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, pickles, desserts;
- Klasse 30 Edible sandwiches, meat sandwiches, pork sandwiches, fish sandwiches, chicken sandwiches, biscuits, bread, cakes, cookies, chocolate, coffee, coffee subtstitutes, tea, mustard, oatmeal, pastries, sauces, seasonings, sugar;
- Klasse 42: Services rendered or associated with operating and franchising restaurants and other establishments or facilities engaged in providing food and drink prepared for consumption and for drive-through facilities; preparation of carry-out foods; the designing of such restaurants, establishments and facilities for others; construction planning and construction consulting for restaurants for others.
Het Ierse bedrijf Supermac's heeft een verzoek tot vervallenverklaring ingediend op grond van niet-gebruik tegen EUTM-registratie 62638 woordmerk BIG MAC uit 1996.
De Cancellation Division van het Europese Merkenbureau EUIPO besliste dat het verzoek tot vervallenverklaring gegrond was en besloot dat de registratie voor alle waren en diensten in klassen 29, 30 en 42 doorgehaald diende te worden. Het door McDonalds ingediende bewijs van gebruik was volgens de Cancellation Division niet voldoende om de registratie in stand te houden.
Tegen de beslissing heeft McDonald's beroep aangetekend en de Kamer van Beroep heeft de beslissing van de Cancellation Division deels nietig verklaard. De registratie bleef behouden voor:
- Klasse 29: Foods prepared from meat and poultry products, meat sandwiches, chicken sandwiches;
- Klasse 30: Edible sandwiches, meat sandwiches, chicken sandwiches;
- Klasse 42: services rendered or associated with operating restaurants and other establishments or facilities engaged in providing food and drink prepared for consumption and for drive-through facilities; preparation of carry-out foods
Daarop heeft Supermac's het Hof gevraagd om deze beslissing nietig te verklaren voor alle overgebleven waren en diensten met uitzondering van 'meat sandwiches' in klasse 30. Uit het bewijsmateriaal zou namelijk niet blijken dat BIG MAC voor alle andere producten/diensten het merk op normale wijze heeft gebruikt.
Het Hof heeft het door McDonald's ingediende bewijsmateriaal uitvoerig bestudeerd en kwam tot de volgende conclusie:
Het bewijsmateriaal betrekking hebbende op 'chicken sandwiches' bestond uit in Frankrijk gepubliceerde posters uit 2016, waarbij McDonalds zelf aangaf dat deze de periode september – november 2016 bestreken. Screenshots van een Franse televisie reclame uitgezonden in 2016 en afdrukken van het Facebook account van McDonald's France eveneens uit 2016 alsmede een verklaring van een medewerker van McDonald's over het gebruik in die periode.
De Kamer van Beroep meende dat dit voldoende was om aan te tonen dat BIG MAC in de relevante periode normaal is gebruikt voor 'chicken sandwiches'. Echter, anders dan de Kamer meende, het Hof dat het verstrekte bewijs niet de omvang van het gebruik – de hoeveelheid, duur van de periode, het aantal verkopen en de frequentie van het gebruik – afdoende heeft aangetoond. Het bewijsmateriaal betrof volgens het Hof slechts bewijs van onbeduidend gebruik met betrekking tot 'chicken sandwiches'. Het Hof meende dan ook dat het gebruik van BIG MAC voor 'chicken sandwiches' hiermee niet kon worden aangetoond. Analoog daaraan kon het bewijs ook niet dienen tot instandhouding van 'foods prepared from poultry products'.
Het beroep strekte zich ook uit tot 'foods prepared from meat products', maar omdat de aanvrager Supermac's zelf een uitzondering maakte in het beroep voor 'meat sandwiches' (voor dit laatste product heeft McDonald's afdoende bewijsmateriaal aangeleverd) en zowel 'meat sandwhiches' als 'foods prepared from meat products' betrekking hebben op met vlees bereid voedsel aanbieden aan consumenten zijn deze beide omschrijvingen in essentie gelijk te stellen.
Daarmee bleef het merk naast 'meat sandwiches' ook overeind voor 'foods prepared from meat products'. Ook zou het merk BIG MAC naar de mening van Supermac's dienen te worden doorgehaald voor 'edible sandwiches', maar ook daar gaat het Hof niet in mee.
Ten aanzien van de diensten in klasse 42 besliste de Kamer van Beroep dat het bewijsmateriaal aantoonde dat het merk BIC MAC inderdaad voor restaurant diensten worden gebruikt. De Kamer verklaarde dat het merk MCDONALD'S aan de ene kan een reputatie heeft voor diensten van een fast-food restaurant en verstrekker is van fast-food producten en aan de andere kant BIG MAC een bij het publiek zeer bekend submerk is van de merkhouder.
McDonalds stede dat het gebruiksbewijs zou aantonen dat het gebruik van BIG MAC niet alleen het promoten van de desbetreffende sandwich betreft, maar tevens promotie maakt voor diensten van het restaurant MCDONALD'S. De 'meat sandwich' BIG MAC zou het vlaggenschip van de keten genoemd kunnen worden en als zodanig onlosmakelijk gelinkt worden aan het restaurant MCDONALD'S. Uit deze link tussen het iconische merk BIG MAC en de reputatie van het merk MCDONALD'S voor restaurants zou kunnen worden afgeleid dat het merk BIG MAC ook recht instandhoudend is gebruikt voor de diensten in klasse 42.
Het Hof gaat daar niet in mee. Immers uit geen van de overlegde bewijsstukken is duidelijk gebleken dat BIG MAC daadwerkelijk voor iets anders dan 'meat sandwiches' is gebruikt. Gebruik moet bewezen worden door solide en objectief bewijs van echt en voldoende gebruik van het merk op de markt. En dat is hier niet aan de orde.
Het Hof heeft dan ook beslist dat de registratie alleen in stand is gehouden voor:
- Klasse 29: Foods prepared from meat products, meat sandwiches.
- Klasse 30: Edible sandwiches, meat sandwiches.
De onderhavige uitspraak laat zien dat alleen daadwerkelijk objectief en solide bewijs van gebruik van het merk, bestaande uit gedateerd materiaal waaruit de duur, de frequentie en de omvang van het gebruik blijken voor de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd, voldoende is om het merkrecht in stand te houden.
Meer weten? Lees nu onze FAQ over gebruiksbewijzen en neem contact met ons op voor nadere informatie over de manier hoe het bewijs van gebruik van uw merk kan worden aangetoond. Het aanleveren van bewijs is cruciaal om uw rechten op een merk te kunnen handhaven. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Dit artikel is geschreven door Olga van Leeuwen, IE-consultant en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.