디자인 침해 판단은 현재의 사법 실천에서'전체적인 관찰, 종합적인 판단'원칙을 따른다.디자인 특허 제품의 일반 소비자의 지식 수준과 인지 능력으로 피소 침해 디자인과 디자인 특허 사이를 대해 비교한다.
피소 권리침해 디자인과 사건 관련 디자인의 공통점과 차이점을 전체적으로 관찰한 토대에서 관련 디자인 특징은 전체적인 시각적 효과에 미친 영향을 종합적으로 판단한다.만약 양자의 전체적인 시각적 효과에 차이가 없거나 실질적인 차이가 없다면 동일/근사한 권리침해를 구성한다.
디자인 권리침해판단에서 공동점과 처이점이 전반적인 시각효과에 미치는 영향의 비중은 자주 핵심 요소로 된다.
디자인은 전체적으로 '동일'인지에 대한 판단은 상대적으로 객관적이고 '근사'인지에 대한 판단은 논쟁을 일으키기 쉬우며 디자인의 권리 침해 판단에서 어려운 점이 되었다.
본문은 디자인의 권리 침해 사례를 통해 사법 실천에서 디자인이 '근사하다'는 판단 방법과 주요 고려 요소를 분석하고자 한다.
사건 소개
특허권자인 A회사가 B회사 등 디자인특허침해를 고소한 사건에서 북경지식재산권법원은 1심에서 사건 관련 제품이 사용한 디자인은 A회사가 보유한 제201430281733.8호 디자인특허 (“사건관련특허”라 약칭함.) 의 보호범위에 떨어졌다고 판결하였다.
B사 등은 이에 불복해 북경시 고급인민법원에 항소했고, 북경고원은 2심 [(2021) 경민종([（2021）京民终第16号]) 제16호]에서 1심 판결을 유지했다.
이 사건의 주요 쟁점 중 하나는 사건 관련 제품이 사용하는 디자인이 사건 관련 특허의 보호 범위에 떨어졌다는 여부에 있다.
2심 법원은 심리에서 다음과 같이 확인하였다.
사건 관련 제품과 사건 관련 특허의 공통점은 양자는 모두 청소기의 바닥 브러시로서 전부 브러시와 튜부로 구성되여 있다는것이다.그 중 브러시는 앞뒤 두 부분으로 나뉘는데, 앞부분은 직경이 비교적 큰 롤러 모양의 브러시이며, 표면은 큰 사문이 있고, 뒷부분은 직경이 비교적 작은 롤러 모양의 브러시이며, 뒷브러시의 상단에는 볼록한 윗선이 있고, 앞뒤 브러시 사이의 상단에는 약간 기울어진 호면 설계가 있으며, 브러시 측면의 밑변은 평평하고, 앞뒤 브러시는 윗뚜껑이 설치되어 있다;뒤쪽 브러시의 볼록 튀어나온 중앙에는 두 개의 볼록 튀어나온 귀가 설치되어 있다.튜부는 상, 중, 하 세 부분으로 구성되어 있으며, 상부는 수축된 계단면으로 설계되어 있으며, 중부 양측에는 내부 호스의 틈새를 볼 수 있고, 중부 앞에는 하나의 연결키가 설치되어 있으며,튜부과 브러시는 볼록 튀어나온 귀를 통해 연결된다.
1.후면 브러시 상단의 돌기 모양이 다름, 사건 관련 특허는 작은 돌기, 사건 관련 제품은 산봉우리 모양의 돌기;
2.브러시 사문 디자인이 다름, 사건 관련 특허와 사건 관련 제품의 전면 브러시 사문 간격과 경사 정도가 다름;사건 관련 특허의 뒷 브러시에는 사문이 있고 사건 관련 제품의 뒷 브러시에는 사문이 없음;
3.돌기 귀 모양이 다름, 사건 관련 특허의 돌기 귀는 반원형이고 사건 관련 제품의 돌기 귀는 삼각형과 유사함;
4.방열구멍의 분포가 다름, 사건 관련 특허의 방열구멍은 브러시 앞부분에 위치하고 원형 분포를 보임, 사건 관련 제품의 방열구멍은 브러시 중부에 위치하고 유사한 삼각형과 유사한 분포로 보임;
5. 장식 키의 모양이 다음, 사건 관련 특허의 장식 키는 원형이고 사건 관련 제품의 장식 키는 트랙형임.
6.튜부 틈새의 설계가 다름,사건 관련 특허와 사건 관련 제품의 튜부 측면 틈새과 하단 틈새 설계가 다름;
7.뒤쪽 브러시의 상단 덮개 투명도가 다름, 사건 관련 특허의 뒤쪽 브러시 상단 덮개는 투명설계이고 사건 관련 제품의 뒤쪽 브러시 상단 덮개는 반투명설계임.
그외,2심 기간에는B사 등은 자기가 받은 혁신상, 사건 관련 제품의 설계이념설명, 사건 관련 제품과 B사의 구형제품의 대비도, 선행사례 등 증거를 법원에 참고로 제출하였다.A사는 기존 디자인의 정황을 입증하기 위해 기존 디자인 특허 증거 57건을 추가로 제출했다.
2심법원은 다음과 같이 지적했다.<<특허권침해분쟁사건의 심리응용법률의 약간한 문제에 관한 최고인민법원의 해석 (2)>>제14조의 규정:
인민법원은 일반 소비자가 디자인에 대해 가지고 있는 지식 수준과 인지 능력을 인정할 때, 일반적으로 피소 권리침해 행위가 발생할 때 관한 수여 디자인이 속하는 동일하거나 비슷한 종류의 제품의 디자인 공간을 고려해야 한다.디자인 공간이 비교적 큰 경우, 인민법원은 일반 소비자가 일반적으로 서로 다른 디자인 사이의 비교적 작은 차이를 쉽게 알아차리지 못한다고 인정할 수 있다;디자인 공간이 비교적 작은 경우, 인민법원은 일반 소비자들이 일반적으로 서로 다른 디자인 사이의 비교적 작은 차이에 더 쉽게 주의를 기울일 수 있다고 인정할 수 있다.
본 사건에서 A회사가 2심기간에 제공한 기존의 설계증거에 근거하여 알수 있다싶이 사건 관련 특허제품인 청소기의 바닥 부러시가 가지고있는 브러시와 튜부로 구성되고 브러시의 상부에 덮개를 씌우고 튜부의 내외세트튜부구조로 하는 등 설계특점은 기존의 설계에서 이미 구현되였지만 이런 제품은 전반 윤곽, 각 부품간의 연결방식, 크기비례, 상대적위치, 각 부품의 구체적인 형상, 표면도안 등 면에서 외관 특징이 각기 다르고 디자인 스타일이 다양하기 때문에 브러시의 디자인 공간이 비교적 크다고 추정할 수 있다.
이를 바탕으로 고려한 것은, 사건 관련 제품이 사용한 디자인과 사건 관련 특허의 공통점은 브러시 및 튜부 전체 형상 및 브러시 앞뒤 부위, 앞뒤 브러시 연결 부위의 구체적인 형상이 청소기 바닥 브러시 제품의 전체 시각적 효과를 보여 주었다는 것은 일반 소비자가 쉽게 관찰할 수 있는 부위이기도 한다.그러나 상술한 차이점은 "전면 브러시 사문 간격과 경사 정도"를 제외하고, 차지하는 면적이 비교적 작고, 모두 형상의 미세한 변화에 속하며, 일반 소비자에게 쉽게 감지되지 않으며,"작은 차이"에 속한다고 인정해야 하며,"전면 브러시 사문 간격과 경사 정도"도 양자의 전체적인 시각 효과에 실질적인 영향을 미치지 않다는 것이다.
이에 근거하여 2심법원은 원심판결에서 인정한 결론을 확인하였다. 즉 사건 관련 제품이 사용하는 디자인은 사건 관련 특허와 비슷한 디자인에 속하며 사건 관련 특허의 보호범위에 떨어지게 되었다.
B 청소기 회사는 2심 과정에서 다음과 같이 항변했다.
국가지식재산권국이 사건 관련 특허에 대해 내린 제36108호 무효선고청구심사결정 (제36108호 결정이라 약칭함.) 은 이미 사건 관련 특허가 기존의 디자인에 비한 구별특징을 명확히 인정하고 관련 구별특징의 기초에서 사건 관련 특허의 유효성을 유지해 주였다.
본 사건에서 사건 관련 특허의 보호범위는 제36108호 결정에서 확정한 보호범위와 일치해야 하며 제36108호 결정에서 인정한 사건 관련 특허는 기존 디자인의 구별특징에 비해 사건 관련 제품이 사용하는 디자인과 사건 관련 특허가 동일하거나 기본적으로 동일한지를 인정하는데 더욱 뚜렷한 영향을 주어야 한다.
그러나 사건 관련 제품이 사용하는 디자인은 사건 관련 특허에 비해 "뒷 브러시의 볼록한 가장자리, 브러시표면의 사문, 환기창"등 부동한 점이 존재하는데 상술한 부동점은 제36108호 결정에서 인정한 사건 관련 특허와 기존 디자인의 구별특징에 비해 일정한 일치성을 갖고있다.그러나 원심판결은 상술한 차이점을 미세한 변화에 속하며 사실과 분명히 부합되지 않는다고 인정하였다.
이에 대해 2심 법원은 다음과 같이 판단했다.
비록 <<특허권 침해 분쟁 사건 심리 법률 응용 몇가지 문제에 관한 최고인민법원의 해석>> 제11조 제2항의 규정에 따르면, 관한 수여 디자인은 기존 디자인의 디자인 특징과 구별되며, 관한 수여 디자인의 기타 디자인 특징에 비해 일반적으로 디자인의 전체 시각 효과에 더욱 영향을 미친다;그러나 여기서 "권한 수여 디자인은 기존 디자인의 디자인 특징과 구별된다"는 것은 권한 수여 디자인이 기존 디자인에 비해 혁신적인 디자인 특징을 강조하고, 다른 상습적인 디자인 특징에 비해 전체적인 시각 효과에 대한 영향이 더욱 현저하여 사건 관련 디자인 특허에 대한 보호가 기존 디자인에 대한 공헌에 부합하도록 하기 위한 것이다.
이로부터 알수 있는바 이곳의 "권한 수여 디자인은 기존의 디자인과 구별되는 디자인 특징"은 기존의 디자인을 충분히 셔치한 기초에서 이상적인 상태에서 사건 관련 디자인의 혁신적인 특징을 확정한 것이다.
실제로 셔치 데이터베이스가 기존 디자인에 대한 수록 차이, 특허권자 또는 무효 청구인의 셔치 능력 한계 등 요소로 인해 특허권자가 간략한 설명에서 주장하는 '디자인 요점' 이나 어떤 구체적인 무효 심사 결정에서 확정된 서건 관련 디자인이 어떤 구체적인 대비문서에 비한 구별특징을 대해 직접으로 '권한 수여 디자인이 기존 디자인과 구별되는 디자인 특징'으로 인정하지 않고 '누가 주장하고 누가 입증한다'는 일반적인 거증원칙을 준수하여 기존 디자인의 전체적인 상황을 충분히 고찰하는 기초에서 종합적인 판정을 내려야 한다.
2심 법원은 다음과 같이 판단했다.
본 사건에서 제36108호 결정은 사건 관련 특허가 인용된 증거 1에 비해 갖추어진 구별 특징을 확정하였으며, A사가 2심 소송 과정에서 제출한 대량의 기존 증거는 사건 관련 특허의 브러시 및 튜부 전체 형상 및 브러시 전후 부위, 전후 브러시 연결 부위의 구체적인 형상 등이 기존 디자인에서도 자주 볼 수 없는 것을 표시해 주는 것을 고려하여 제36108호 결정이 인증하는 사건 관련 특허가 인용된 증거1에 비해 갖추어진 구별특징을 “권한 수여 디자인은 기존 디자인과 구별되는 특징”으로 확정기 적합하기 않는다,
종합하면 2심 법원은 B사의 항소 청구를 지지하지 않아 1심 판결을 유지했다.
사례 분석.
이상의 사례에서 2심법원이 B회사의 권리침해성립을 인정하는 관건적인 요소는 주로 다음과 같은 두가지에 있다.
첫째, 디자인 공간의 크기에 대한 확인이다.
2심 법원은 권리침해 비교를 진행할 때 바닥 브러시 제품의 디자인 공간이 비교적 크며, 같은 점 중의 브러시 및 튜부 전체 형상은 청소기 브러시 헤드 제품의 전체 시각적 효과를 보여주며, 또한 일반 소비자가 쉽게 관찰할 수 있는 부위라고 판단했다.따라서 이러한 동일한 디자인 특성은 전체적인 시각적 효과에 더 큰 영향을 미친다.
그러나 차이점은 모양의 미세한 변화에 속하며 일반 소비자에게 쉽게 감지되지 않거나 전체적인 시각 효과에 실질적인 영향을 미치지 않는다.
즉, 사건 관련 제품의 디자인 공간이 비교적 크기 때문에 부분적인 형태나 변화의 차이점으로서 전체적인 시각 효과에 대한 영향이 적다.
둘째는 차이점 중 혁신적 특징에 대한 인정이다.
2심 법원의 관점에 따르면, 어떤 무효 절차에서 어떤 디자인과 어떤 구체적인 대비 문건을 비교하여 얻은 구별 특징을 대해 일반적으로 "권한 수여 디자인은 기존 디자인과 구별되는 디자인 특징"으로 직접 인정하는 것이 아니며,"누가 주장하고, 누가 입증한다"는 일반 입증 원칙을 준수하여 기존 디자인의 전체 상황을 충분히 고찰한 기초에서 종합적으로 판정해야 한다.
그외, 필자는 상술한 사례에서 언급한 36108호 무효결정에 대해 인정한 사건관련특허는 그가 인용한 증거1에 구비한 구별디자인특징에 비해 상소인 B회사가 언급한 다른 점 중의 몇개 설계특징외에 동일한 점에도 구별디자인특징 (예를 들면 튜부 부위, 전후브러시의 크기비례) 이 존재한다는것을 주의했다.
상술한 동일점의 위치는 쉽게 관찰할 수 있는 부위고 차지하는 비율이 비교적 크며,동시에 A사가 제출한 대량의 기존 디자인에 앞뒤 브러시와 유사한 디자인및 튜부의 제품이 없다는 것을 고려하여, 이러한 동일한 부분의 특징이 상습적인 디자인이 아니라는 것을 밝힐 수 있으며, 따라서 상술한 특징이 전체 시각 효과에 미치는 영향 비중도 비교적 커야 한다.
결어
디자인 특허의 권리 침해 판정, 특히'근사'에 대한 판단은 디자인 특징이 처한 위치, 기존 디자인 상황, 디자인 공간, 상습적인 디자인 등 많은 영향 요소와 관련된다."전체적인 관찰, 종합적인 판단"의 원칙하에 상술한 각종 요소가 전체적인 시각 효과에 미치는 영향의 비중을 합리적으로 확인하여 판단이 가능한 한 객관적이어야 한다.
특히 사건 관련 특허 디자인과 피소 권리 침해 디자인의 차이점이 차지하는 비중이 작을 때, 제품 디자인 공간의 크기, 주요 혁신적인 디자인 특징이 차이점에 포함되는지, 그리고 동일점의 디자인 특징이 상습적인 디자인인지 등 요소가 핵심 요소가 된다.상술한 요소는 이러한 차이점이나 동일점이 일반 소비자의 주목을 받기 쉬운 지에 영향을 미쳐 전체적인 시각적 효과가 다르게 한다.
구체적으로 개별적인 사건에서 당사자는 수요에 따라 적극적으로 거증하여 디자인 공간의 크기, 관련 디자인 특징이 상습적인 디자인가 등 문제를 증명해야 한다.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.