Voiko kilpailijan tavaramerkkiä käyttää omassa hakusanamainonnassa? Euroopan unionin tuomioistuimen tuore ennakkoratkaisu antaa suuntaa tavaramerkkiloukkauksiin ja toimivaltaisuuskysymyksiin, kirjoittaa Kolsterin Head of Brand Protection Tuukka Airaksinen.
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 27.4.2023 ennakkoratkaisun (C-104/22) koskien kansallisen tuomioistuimen, tässä tapauksessa markkinaoikeuden, kansainvälistä toimivaltaa. Asia liittyy markkinaoikeudessa vireillä olevaan tavaramerkin loukkausta koskevaan asiaan, jossa kantajana on Lännen MCE Oy ja vastaajina Berky GmbH ja Senwatec Gmbh & Co. KG. Vastaajat kuuluvat samaan konserniin, jonka kotipaikka on Saksassa.
Kiista kilpailijan tavaramerkin käytöstä Google-mainonnassa
Vastaajat olivat käyttäneet kantajan rekisteröityä EU-tavaramerkkiä Watermaster maksetussa hakusana- eli keyword-mainonnassa Google.fi -sivuston hakupalvelussa. Lisäksi merkki näkyi myös Googlen luonnollisissa hakutuloksissa.
Vastaajat olivat vedonneet siihen, että Suomi ei ole heidän markkina-aluettaan eikä itse tuotteita ole myyty tai markkinoitu Suomessa. Tällä perusteella vastaajat katsoivat, että markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa asiassa.
Päätöksen pohjalla EU:n tavaramerkkiasetus
EU:n tavaramerkkiasetus säätää tuomioistuimen toimivallasta siten, että ensisijaisesti toimivaltainen on vastaajan kotipaikan, tässä tapauksessa Saksan, tuomioistuin. Tällöin tuomioistuimella on toimivalta tutkia mahdollinen loukkaus missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.
Toimivaltainen on kuitenkin myös sen jäsenvaltion
tuomioistuin, jonka alueella loukkaus tapahtuu. Tällöin
tuomioistuimen toimivalta on rajattu koskemaan vain kyseisen
jäsenvaltion alueella tapahtuvaa loukkausta tai loukkauksen
uhkaa.
Kantaja voi siis lähtökohtaisesti valita, minkä maan
tuomioistuimessa nostaa loukkauskanteen. Tähän valintaan
voi vaikuttaa moni asia, kuten saatavilla olevat turvaamistoimet ja
niiden tehokkuus, käsittelyn nopeus, kustannukset ja niiden
korvaaminen sekä jäsenvaltion aiempi
oikeuskäytäntö.
Ratkaisevana tekijänä hakukoneen verkkotunnus
EUT:n ratkaisun voi tiivistää siten, että
pelkästään se, että kantajan tavaramerkki
nousee esiin Googlen luonnollisissa hakutuloksissa koskien Suomea,
ei riittänyt perustamaan markkinaoikeudelle toimivaltaa
asiassa. Asiassa ei näytetty, että vastaajien toiminta
olisi muutoinkaan liittynyt Suomeen, joten liittymäkohta
Suomeen oli osoitettava muilla tavoin.
Asiassa nousi ratkaisevaksi se, että vastaajat olivat ostaneet
kantajan tavaramerkin hakusanaksi nimenomaan google.fi
-hakusivustolle. EUT:n mukaan on toiminta suuntautunut kyseiseen
jäsenvaltioon, jos merkkiä on käytetty
"turvautumalla maksulliseen indeksointiin sellaisella
hakukoneen internetsivustolla, joka käyttää
tämän jäsenvaltion ylätason
verkkotunnusta".
Toisin sanoen koska vastaajat olivat ostaneet kantajan tavaramerkin hakusanaksi eli keywordiksi juuri google.fi-hakukoneeseen, oli vastaajien toiminta suuntautunut Suomeen ja näin ollen markkinaoikeudella on toimivalta tutkia tavaramerkin loukkaus.
Varoittava esimerkki hakusanamarkkinointiin
Hakusanamarkkinointia harjoittavien yritysten on hyvä ottaa huomioon se, että käyttämällä muiden tavaramerkkejä hakusanamarkkinoinnissa kansallisissa hakukoneissa, saattaa syyllistyä tavaramerkin loukkaukseen kyseisessä maassa, vaikka toiminta ei muutoin suuntautuisi kyseiseen maahan.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.