McDonald's torna a far parlare di sé con uno dei suoi panini più famosi, il BIG MAC.
La notizia non riguarda tuttavia una nuova ricetta dell'hamburger, ma bensì una sentenza relativa al marchio che lo contraddistingue.
Lo scorso 5 giugno, il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato nella causa T-58/23 che coinvolge il marchio dell'Unione Europea "BIG MAC" depositato dalla nota società americana nel 1996, decretando che non è stato dimostrato un uso effettivo di tale segno in riferimento ad alcuni prodotti e servizi, tra cui panini con pollo ed alimenti a base di pollame.
La controversia – iniziata alcuni anni fa – vede coinvolte da un lato la multinazionale americana McDonald's International Property Company, Ltd. e dall'altro la catena di fast food irlandese Supermac's (Holdings) Ltd.
Nel 2014 Supermac's ha infatti depositato il proprio marchio "SUPERMAC'S" a livello dell'Unione Europea contraddistinguendo, tra gli altri prodotti, anche panini. Il fatto non passa di certo inosservato agli occhi di McDonald's – piuttosto aggressiva nelle azioni a salvaguardia dei propri diritti di proprietà intellettuale – che prontamente presenta opposizione alla registrazione del marchio SUPERMAC'S adducendo un rischio di confusione con il ben più noto marchio "BIG MAC".
Da qui la battaglia legale. Nel 2017 Supermac's promuove dinnanzi all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà Intellettuale (EUIPO) un'azione di decadenza per non uso avverso il marchio "BIG MAC" del 1996 posto a fondamento dell'opposizione subita, sostenendo che non fosse stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti e servizi rivendicati nel territorio di riferimento.
A fronte dell'azione subita, McDonald's era tenuta quindi a dimostrare – a pena di decadenza del proprio marchio – un uso "genuino" del segno nei 5 anni precedenti la proposizione dell'azione, attraverso la produzione di materiale probatorio nel rispetto dei canoni imposti dall'Ufficio.
Nonostante la consistente mole di prove d'uso prodotte, la decisione dell'EUIPO ha parzialmente accolto l'istanza di decadenza, ritenendo dimostrato l'uso del marchio "BIG MAC" in riferimento solo ad alcuni prodotti e servizi rivendicati tra cui, in particolare, alimenti a base di carne e di pollame, panini con carne e pollo e servizi legati alla gestione di ristoranti.
A fronte dell'appello proposto alla pronuncia, lo scorso 5 giugno il Tribunale si è espresso sulla causa riformando quanto deciso dall'EUIPO e limitando ulteriormente la tutela conferita al marchio "BIG MAC", ritenendo non provato l'uso effettivo del marchio anche in riferimento a panini con pollo, alimenti a base di pollame, servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il "drive-in", preparazione di piatti da asporto.
Secondo i giudici, infatti, le prove considerate dall'EUIPO non dovevano ritenersi sufficienti a provare un uso effettivo del marchio in relazione ad ulteriori prodotti e servizi, essendo le stesse lacunose in riferimento alla durata del periodo, volume di vendite, intensità e frequenza dell'utilizzo del marchio.
Il clamore suscitato da tale sentenza è indubbiamente legato alla notorietà del marchio "BIG MAC" per il quale ci si aspetterebbe una facile dimostrazione dell'uso in virtù della sua indubbia diffusione e riconoscibilità presso il pubblico; tuttavia, tale condizione non prescinde in alcun modo dalla necessità di dimostrare l'utilizzo "genuino" per tutti i prodotti contraddistinti dallo stesso.
Ciò conduce ad un'importante riflessione sulla necessità – in riferimento a qualunque marchio, ancorché noto – di porre attenzione al materiale probatorio di cui si dispone con riferimento ad ogni prodotto o servizio oggetto di registrazione.
L'elevata mole di prove fornite da McDonald's con riferimento unicamente a talune tipologie di prodotto, non è infatti stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'uso su prodotti e servizi differenti.
Da qui, la necessità per i titolari di non trascurare l'importanza di raccogliere periodicamente prove dell'uso del proprio marchio, anche strutturando un archivio interno ove raggruppare e conservare il materiale utile a tale scopo.
Cosa succederà ora?
McDonald's che in Unione Europea dispone di altri marchi BIG MAC e GRAND BIG MAC – i quali precisiamo non hanno subito contestazioni – potrà impugnare la sentenza dinnanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma solo in relazione a motivi di diritto.
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