专利优先权，知多少？

关键词：优先权 第一次申请 在先申请 在后申请

1 引言

近期在研究2018年度专利复审无效十大案件中的"电动独轮自行车"发明专利权无效案[1]时，才豁然发现：由于在专利申请阶段对优先权的审核不严格，很多专利代理人对此不太关注，对专利优先权的认识很浅显，甚至存在很多误区。在上述案件中，由于专利权人对本国优先权中关于"在中国第一次申请"的理解有偏差，而使得多项权利要求因未能要求本国优先权导致不具备创造性而被无效掉。这警示我们在工作中必须对各项法条法规深入理解，全面掌握其内涵。

若要对优先权有正确深入的理解，必须对其追根溯源，从其立法目的和意义等方面出发进行探究，充分了解其真正内涵，才能在专利实践中灵活运用，帮助申请人获得更合理稳定的专利权。为此，笔者对有关优先权的知识进行了梳理，整理总结了关于专利优先权中易于被忽视或可充分利用的方面，期待能够帮助申请人获得保护范围合理且稳定的专利权。

2 优先权的来源和现行规定

优先权源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）。所谓"优先权"是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护，其在后申请在某些方面被视为是在第一次申请的申请日提出的。确立优先权原则是因为绝大多数国家的专利法采用先申请原则。依据该原则，对于同样的发明创造，只对最先提出专利申请的人授予专利权。优先权原则有利于申请人首先在本国提出专利申请，然后从容地在12个月（发明或实用新型）或6个月（外观设计）内向其他国家提出专利申请。目前《巴黎公约》有177个成员国，优先权原则是各成员国普遍承认的基本原则。我国于1985年3月19日正式成为《巴黎公约》的成员国，对《巴黎公约》第4条关于优先权原则的规定直接适用i。

随着我国专利制度的不断发展，关于优先权的修改也经历多次。依据现行的《专利法》第二十九条及《专利法实施细则》第三十二条对优先权的有关规定ii，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权；申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；

（二）已经被授予专利权的；

（三）属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

3 优先权中易于忽视或可利用的方面

专利代理人通常知晓专利优先权的下述优点：专利优先权可以鼓励发明人及时申请专利；将符合单一性的多个案件合并到一个案件以节约成本；转换申请类型；利用本国优先权制度将保护期延后，等等。下面将总结在最近研究优先权的过程中关注到的易于被忽视或可充分利用的方面。虽然有些方面看着比较冷僻，但对于答复客户专利申请咨询或为客户进行合理专利布局，还是有一定借鉴意义的。

3.1 关于"第一次申请"规定的解读

根据《巴黎公约》规定，"第一次申请"必须是在成员国首次提交的正规的国家申请，即被正式受理并给予申请日的在先申请，与该在先申请随后的法律状态无关。

3.1.1正规的国家申请

正规的国家申请是被正式受理并给予申请日的在先申请。众所周知，虽然美国临时申请没有权利要求，仅有说明书和附图，美国专利局不会审查临时申请，但美国临时申请是正规的国家申请，其本身是能够作为优先权基础的"第一次申请"。

3.1.2在巴黎公约的成员国提交

"第一次申请"必须是在巴黎公约的成员国中提出，若在非成员国中提交，则不属于优先权意义上的"第一次申请"（参见巴黎公约第四条A-(2)的规定）。

参考（2014）高行终字第1210号的行政判决书（下称"财团法人案"）iii，涉案专利申请为申请号200910001233.2的发明专利申请。申请人为财团法人研究院，申请日为2009年1月14日，优先权日为2008年1月25日，优先权文本为申请号200810007053.0的中国发明专利申请文件。审查员检索到优先权日为2007年12月22日在台湾提出的专利申请作为对比文件1。对比文件1公开了与涉案专利申请的优先权文本中记载的相同主题。审查员认为：对比文件1的优先权日早于本申请的优先权日，因此，第200810007053.0号申请文件不是财团法人研究院提出的记载了涉案申请权利要求1-10的相同主题的首次申请，不能作为本申请的优先权文件，由此涉案申请权利要求1-10的优先权不成立。但是，北京高院认为：因台湾不是巴黎公约成员国，对比文件1不属于优先权意义上的第一次申请，不影响涉案申请的优先权成立；而第200810007053.0号申请文件被视为优先权意义上的"第一次申请"，可以作为优先权基础。由此可见，仅仅在巴黎公约成员国首次提出的专利申请可作为优先权基础。虽然在非巴黎公约成员国提出相同主题的申请并不会破坏自己申请的优先权，但为了避免日后的纠纷，在制定申请策略时，建议将首次申请安排在巴黎公约成员国提交，并且将该首次申请作为优先权基础。

考虑到台湾企业和同胞的合理利益，中国国家知识产权局于2010年颁布了《关于台湾同胞专利申请的若干规定》（第58号）中规定了：要求台湾地区优先权的专利申请，其在先申请的申请日应当在2010年9月12日（含当日）以后。自此，在台湾首次提出的专利申请在我国才可以作为优先权基础。

3.1.3在世界范围内的第一次申请

《巴黎公约》规定的"第一次申请"应该指在世界范围内的第一次申请。规定"第一次申请"的目的是为了合理保护和平衡专利申请人与公众的利益，只要是申请人对技术首次作出的贡献就要最大限度地保护申请人在不同国家的利益。

《专利法实施细则》第三十二条对本国优先权规定的"在中国第一次提出专利申请"存在歧义，容易让人误认为只要专利申请在中国范围内第一次提出即可。

参见第36591号无效宣告请求审查决定iv，专利权人显然对该法条的"在中国第一次提出专利申请"存在误解。在该案无效决定中，专利复审委员会明确指出本国优先权中"第一次申请"是指世界范围内的首次申请。涉案专利要求在中国首次提交的在先申请A的本国优先权，但实际上该申请人之前在美国已经就相同主题提交过美国临时申请B。由于优先权基础应该是世界范围内的第一次申请，所以，在先申请A因美国临时申请B的存在而不能作为优先权基础，使得涉案申请不能享受在先申请A的本国优先权，导致某些项技术方案的权利丧失。

实质上，若细心研究《巴黎公约》和我国专利制度的发展过程，优先权的相关规定几经修订，适用范围从外国优先权（首次在国外提出申请，然后在本国提出申请）扩展到本国优先权（首次在本国提出申请，然后在本国再次提出申请），主要是为了使得本国申请人在优先权方面享有与外国申请人同等待遇。如果将本国优先权中的"在中国第一次提出专利申请"理解为"在中国范围内第一次提交的申请"，则有违优先权制度的精神。由此，无论是外国优先权还是本国优先权，"第一次申请"都应该理解成世界范围内的"首次申请"。

在上述财团法人案的行政判决书中也提到：从优先权的立法本意来看，"第一次申请"应该理解成世界范围内的"首次申请"，没有国别限制，如果首次申请是在外国提出，则享有外国优先权；如果首次申请在本国提出，则享有本国优先权。

3.1.4 "第一次申请"与其随后的法律状态无关

《巴黎公约》规定，"第一次申请"与该在先申请随后的法律状态无关，在先申请是否被授权，是否已经撤回、驳回、分案或视为撤回，都不影响该申请作为正规申请产生优先权的效力。

我国没有关于临时申请的规定，但下述情形因该申请未被公开而实际上类似于美国的临时申请：如果申请人没有在申请日起2个月内缴纳申请费，在先申请将被视为撤回，由于在先申请在提交当日已经被正式受理并获得申请号，属于正规的国家申请，申请人可利用优先权制度在规定期限内提出要求该在先申请的优先权的同样的在后申请，获得更早的优先权日。利用这种情形，可以实现：1）如果申请人因疏忽而缴纳申请费，则利用优先权成功挽救了该发明创造；2）申请人可以有意尽早提交在先申请但不缴申请费，在规定期限内提出要求该在先申请的优先权的同样的在后申请，能够以最小成本争取到更早的优先权日。同时，由于这种有意的做法将实际申请日延后，因而使得专利保护期的终止日延后。

在我国在《专利法实施细则》第三十二条中对本国优先权额外地规定在先申请已被授权，不能作为优先权基础，主要目的是防止重复授权。因此，在实践中，由于实用新型授权较快，大部分实用新型在6个月左右就发授权通知书，如果需要将该实用新型申请作为以后申请的优先权基础，则不能办理缴费登记手续。

3.1.5"破格"的"第一次申请"

巴黎公约中规定的"首次申请"也不一定是绝对意义上的"首次申请"。根据《巴黎公约》第4条第C部分中第（4）款，规定该例外的条件是：1）在后申请与首次申请针对相同的主题；2）在后申请与首次申请在同一成员国提出；3）在后申请在首次申请的申请日之后的规定期限内提出；4）在提出在后申请之前，首次申请已经被撤回、放弃或驳回，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利；5）首次申请尚未被用作过优先权基础；6）在首次申请与在后申请之间的时间间隔中，申请人也没有向其他成员国就相同的主题提出过申请。如果在后申请符合上述六项规定，则其可以 "破格"为首次申请。

实践中，申请人可以利用该规定挽救视为撤回的发明或实用新型专利申请。例如，申请人因未在提交专利申请A后的两个月内缴纳申请费而使得该专利申请A被视为撤回，此时，申请人可以有两种选择：1）在专利申请A的申请日起12个月内提交要求专利申请A优先权的专利申请B；和2）尽快提交专利申请B，但不要求专利申请A的优先权，这样，专利申请B可以"破格"为首次申请，将来可作为后续改进申请的优先权基础。

对于选择第1）项而言，有下述益处：对于这种视为撤回情形，如果申请人想恢复权利，除了补交900元申请费之外，还必须缴纳恢复手续费1000元，这对申请人为自然人的来说，是一笔不小的开支。而利用本国优先权制度，该视为撤回的申请就可以得到补救，而且只需在缴纳申请费的基础上额外缴纳优先权费80元即可，节省开支。

对于选择第2）项而言，有下述益处：因为此时专利申请A未公开，若经检索在这几个月内没有相关申请公开且专利申请B还可能有后续改进，建议采用选择2），将专利申请B "破格"为首次申请，为在之后12个月内可能的后续申请C提供优先权基础。

实践中，因为在先申请原则下在先的申请日非常重要，我们通常会建议客户选择第1）项。而且，日后的改进方案也可以再次要求第一次提交的申请的优先权。但作为知识全面的代理人，也应该对第2）项有所了解，以备不时之需。

3.2关于部分优先权

在实践中，申请人对在先申请中的发明创造不断做出进一步的改进或者完善，在其在后申请中自然会增加在先申请中没有的技术方案。鉴于《专利法实施细则》第三十二条规定"申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回"，为此，在布局权利要求时，在后申请的权利要求书中至少要包括限定在先申请方案的独立权利要求，以使得其能够享受到优先权。在实践中，有不少案例因在后申请某个特征的上位概括使得主题与在先申请的主题不同而丧失优先权。

参照第35171号无效宣告请求审查判决书（下称"厚德案"）v，在先申请中仅仅记载了"鸡蛋粉"的实施例；在后申请的说明书中记载了"蛋粉或蛋液包括但不限于由鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液"，因此"蛋粉"并不限于鸡蛋粉，"蛋液"也不限于"鸡蛋"的液体形态的"蛋粉或蛋液"；在后申请的独立权利要求中限定的"蛋粉或蛋液"。在该案中，因在后申请的主题"蛋粉或蛋液"是在先申请的"鸡蛋粉"的上位概括且额外包括并列方案"蛋液"，二者不存在相同主题，因而在后申请不能享受在先申请的优先权。

笔者推荐将厚德案的在后申请的权利要求书进行改编，使得其至少包含下述独立权利要求：独立权利要求1限定"鸡蛋粉"方案；独立权利要求2限定"鸭蛋粉或鹅蛋粉"方案；独立权利要求3限定"蛋液"方案。由此，至少独立权利要求1能成功地要求到优先权。

关于另一个典型案例，请参见浜松光子的920150知行字第82号行政裁决申诉行政裁定书vi，涉案专利因在后申请的主题"加工对象物"为在先申请的主题"光透射性材料"的上位概念（不属于相同主题）而没有享受到优先权。

所以，申请人在布局该在后申请的权利要求时应该步步为营，尽可能将在后申请的权利要求书层次化，充分利用好"部分优先权"。

3.3 在先申请的提前公开可能影响在后申请的新创性

在实践中，申请人为了及早获得授权而选择提前公开在先申请，使得公开日处于在后申请的申请日之前。若在先申请与在后申请之间因技术方案为可替代方案而并不完全一致导致优先权不成立，则此时在先申请将成为现有技术，威胁在后申请的新颖性和创造性。若申请人打算将在先申请作为优先权基础，则应慎用提前公开。

以上述改编后的厚德案为例，显然，只有独权1能够享受在先申请的优先权，而独权2－3不能享受在先申请的优先权。若在先申请提前公开，就构成现有技术，独立权利要求2的"鸭蛋粉或鹅蛋粉"相对于在先申请的"鸡蛋粉"属于可替代方案，新颖性和创造性都受到威胁。然而，若在先申请在在后申请的申请日之后公开，在先申请只构成抵触申请，仅威胁在后申请的独权2－3的新颖性，获得授权的机会大大增加。当然，这仅仅举了一个非常简单的例子，现实案例要复杂得多。在此只是提醒代理人和申请人在已要求优先权的情况下，没有不要多此一举地提前公开在先申请。

3.4专利类型的转换

实践中，申请人对专利法的规定理解不清楚或者拿不定主意到底是申请发明还是实用新型。对于这些申请人来说，他们可以利用本国优先权制度在优先权期限内进行转换，如果申请人认为其发明创造 的创新程度很高，技术寿命长，并且市场潜力大，可以考虑将实用新型申请转换为发明;反之亦然。

更有意义的是，如果申请人误将一个含有关于产品以及该产品的制造方法的技术方案申请为实用新型，由于该申请中的方法部分不属于实用新型的保护对象，而利用分案又不能改变原申请的类别，此时申请人可以利用本国优先权制度要求在先申请的优先权而再申请一件保护该方法方案的发明专利，就可以得到及时补救。

《巴黎公约》规定，首次申请为实用新型申请，可以作为在后提出的外观设计申请的优先权基础。但是，我国的本国优先权只适用于发明或实用新型专利申请，不允许由实用新型申请转化为外观设计申请。

4 结束语

通过透彻研究优先权原则可以在专利实践中对其充分利用，便于申请人对第一次专利申请作出适当修改、补充和完善，使得专利的保护范围合理且稳定。

Nov 28, 2019

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