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25 February 2025

商标申请被驳回?"RFP"案教你如何破解"缺乏显著性"难题!

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Kangxin

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在商标注册实务中,《商标法》第十一条关于"缺乏显著性"条款常成为申请人的"致命一击"。
China Intellectual Property

商标注册实务中,《商标法》第十一条关于"缺乏显著性"条款常成为申请人的"致命一击"。本文以康信成功代理的"RFP"商标驳回复审案为例,结合案件实操细节,剖析"商标显著性保卫战"的策略逻辑与法律依据。

案情介绍

注册金融策划中心有限公司即注册金融策划学会在第41类申请了1589364a.jpg商标,国家知识产权局以该商标与其他五枚商标近似且该商标使用在指定服务上仅直接表示服务的内容等特点,不得作为商标注册为由驳回了申请商标的注册。申请人对该驳回提出了复审申请,经过审理,国家知识产权局下发了驳回复审决定,认为"申请商标指定使用在复审服务上,未构成"商标法"第十一条第一款第(二)项规定所指情形",核准了申请商标的注册。

涉案适用的法律条款

《商标法》第十一条规定下列标志不得作为商标注册:

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途 、重量、数量及其他特点的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

条款解析

 

《商标审查审理指南》明确指出:《商标法》第十一条是对商标禁止注册的规定,缺乏显著特征的标志不可作为商标注册,但并非绝对禁止,而是相对禁止,经过使用取得显著特征的标志可以作为商标注册,即商标的显著性,是商标标志获得商标注册的重要要件。

商标的显著特征是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品或者服务来源的特征,具体来讲,是指商标能够使消费者识别、记忆,可以发挥指示商品或者服务来源的功能与作用。商标的显著性可以通过两种方式取得:固有显著性和通过使用获得显著性。固有显著性是商标本身具有的,通过使用获得显著性则是商标本身通过不断地实际使用获得的。

判断商标是否具有显著特征,除了要考虑商标标志本身的含义、呼叫和外观构成,还要结合商标指定的商品或者服务、商标指定商品或者服务的相关公众的认知习惯、商标指定商品或者服务所属行业的实际使用情况等,进行具体的、综合的、整体的判断。

案件解读

本案中,国家知识产权局可能认为申请商标中的"RFP"在网络检索直接显示注册金融策划师证书,"REGISTERED FINANCIAL PLANNERS INSTITUTE"为申请人的名称,因此,本案申请商标使用在第41类培训,教育等服务上缺乏显著性。

通常情况下,由于缺乏显著性被驳回,我们要论证两个部分,即申请商标的固有显著性和通过使用获得显著性来论证。请见分析如下:

1、商标固有显著性

① 申请商标提供的注册金融策划师证书的培训服务与申请人形成唯一对应关系。

首先,代理人强调本案申请人为申请商标"1589364a.jpg"所代表的注册金融策划师认证的创始人和该证书培训和认证服务的提供者,RFP注册金融策划师认证的培训和认证证书直接指向申请人,全球只此一家,二者形成唯一对应关系。基于该金融行业证书的特殊性以及申请商标所代表的注册金融策划师认证在行业内的权威性,申请商标在指定服务项目上的使用可以区分服务的来源,具有显著性。

其次,代理人再次强调,申请人的申请商标在行业的极高的知名度,并不能当然的认定在相关行业内直接失去了显著性,如果只因为商标本身太过知名,公众一看到他们直接会联想到相关行业,因而判定商标直接表达了服务的特点,缺乏了显著性不能注册,这种理解未免有些偏颇,也直接限制了一个企业在行业内做大做强。商标注册是要保护真正权利人的利益,而不是限制其品牌发展。

最后,代理人强调与申请商标证书认证一样具有权威性的金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),在教育和考试认证等服务均在第41类获得了注册,申请人为保护其商标的权利同时其具有区分服务来源的特性,具有显著性,可以作为商标注册。

② 代理人论述申请商标"1589364a.jpg"的显著识别部分为"RFP",这个组合本身没有任何含义,属于任意性商标,本身具有显著性。但因申请人在证书认证行业发展成为了权威,申请商标直接指向了申请人的注册金融策划师认证证书。所以,申请商标使用在指定服务项目上具有显著性,可以作为商标使用和注册。

2、通过使用获得显著性

代理人论述申请人和其申请商标在世界范围内包括中国在金融教育认证具有权威性和极高的知名度,通过使用已经具备显著性。代理人收集了申请人的历史介绍、行业地位、培训体系、在中国的商标授权情况、培训的证书、发票、学员、合作的知名的银行、高校和企业等进一步证明申请商标的知名度和行业的权威性。

结论

经过审理,国家知识产权局最终认定"申请商标指定使用在复审服务上,未构成"商标法"第十一条第一款第(二)项规定所指情形",核准了申请商标的注册。通过上述论述,我们可以得知在遭遇第十一条第一款第(二)项的缺乏显著性驳回时,要从商标的固有显著性和通过使用获得显著性两个方面入手来论述,并积极收集使用证据,以便克服这种绝对理由。

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