关于"抢注他人已经使用并具有一定影响力的商标"的适用与思考

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在商标申请过程中,经常会遇到这样的情况:当申请人对一枚商标已经使用...
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商标申请过程中,经常会遇到这样的情况:当申请人对一枚商标已经使用,准备向商标局提交注册申请时,发现在同一类别已经有完全相同的商标被注册了。

有些申请人可能会感到困惑: 为何我的商标会在别人的名下?为何他们能够注册我使用的商标?他们注册了我的商标,难道不应该无条件地转让给我吗?

在中国,商标审查遵循的是“申请在先原则”。这一原则明确指出,当存在两个或两个以上的申请人就同一种商品或类似商品上,以相同或近似的商标申请注册时,商标局将初步审定并公告申请在先的商标。如果多个申请是在同一天提交的,商标局将初步审定并公告使用在先的商标,同时驳回其他申请人的申请,并不予公告。因此,如果某个商标已经在使用,但未能及时申请注册,那么当该商标在市场中获得一定知名度时,就很容易被他人“抢注”。

根据《商标法》第三十二条,想要将他人抢注的商标顺利地移除,需要什么条件呢?

根据《商标审查审理指南》,需要符合以下四点:

(1)他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;

(2)系争商标与他人商标相同或者近似;

(3)系争商标所指定的商品或者服务与他人商标所使用的商品或者服务原则上相同或者类似;

(4)系争商标申请人采取了不正当手段

从上述四点不难看出,这四个要点同时对异议人提出了要求:即对引证商标进行大量使用以达到一定影响,并将其使用限定在相同或者类似商品和服务的相同或者近似商标上。同时,还要求抢注者采取了不正当手段。这四点缺一不可。

然而,在适用这些要件时,有两个因素较难界定,即“有一定影响”和“不正当手段”。

首先,考虑到品牌所面向的消费人群是判断引证商标在先使用并具有一定影响的关键因素。如果将商标的知名度与相关公众脱离,就无法做出合理的评判。因此,判断哪些人是“相关公众”,是判断商标是否具有知名度的重要考量因素。

相关公众包括但不以下列情形为限:

(1)商标所标示的商品或者服务的消费者;

(2)商标所标示的商品的生产者或者服务的提供者;

(3)商标所标示的商品或者服务在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等。

关于证明商标知名度,在商标审查指南中也明确列出了可供参考的材料。

(1)该商标最早使用时间或持续使用情况等相关资料﹔

(2)该商标所标示的商品或者服务的合同、发票、提货单、银行进账单、进出口凭据、电商平台交易单据或者交易记录等﹔

(3)该商标所标示的商品或者服务的销售区域范围、销售量、销售渠道、方式、市场份额等相关资料﹔

(4)该商标的使用人在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体发布的商业广告,以及上述媒体中所有涉及该商标的评论、报道及其他宣传活动资料﹔

(5)该商标所标示的商品或者服务参加展览会、博览会、拍卖等商业活动的相关资料﹔

(6)该商标的获奖等商誉资料﹔

(7)其他可以证明该商标已经使用并有一定影响的资料

概括来主要是两方面的证据,一是生产销售证据,二是推广宣传证据。

那么如何界定“不正当手段”呢?可综合考虑下列因素∶

 (1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系,或者曾就达成上述关系进行过磋商﹔

(2)系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或地缘接近,或者属于同行业竟争关系﹔

(3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷,可知晓在先使用人商标﹔

(4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系﹔

(5)系争商标申请人与在先商标使用人具有亲属关系﹔

(6)系争商标申请人利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为﹔

(7)他人商标具有较强显著性或较高知名度,系争商标与之相同或高度近似﹔

(8)其他明知或者应知他人在先使用未注册商标存在的情形

然而,在实际问题中,关于“在先使用并有一定影响”和“不正当手段”的操作性如何呢?根据笔者的经验,对于某一商标的知名度,在官方决定中一般是以“通过使用具有一定知名度”简单提及。在判断“不正当手段”时,“其他明知或者应知他人在先使用未注册商标存在的情形”是否包括“抢注人仅持有几枚商标,但仅其中一枚与他人商标完全相同”的情形呢?

是否构成《商标法》第三十二条所指情形,由审查员对“在先使用并有一定影响”的程度以及“不正当手段”的情形综合考虑,审查员具有一定的自由裁量权。因此,申请人为了保护自身的合法权益,要尽可能的按照上述要求收集相关证据材料证明商标已经“在先使用并有一定影响”以及抢注人采取了“不正当手段”。

但是,最为重要的是,基于目前的商标申请在先原则,申请人在对于商标有了投入市场的计划时,就应该立即申请注册,从而避免上述问题的发生。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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