涉外定牌加工行为是否侵犯商标权之司法认定与启示

近期，最高人民法院（下称最高院）就本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷一案¹作出的再审民事判决已在知识产权界引起了广泛讨论和分析。不仅因为被撤销的二审判决曾入选2017年云南省知识产权十大典型案例，更因为该再审案件与最高院之前在2015年11月的PRETUL案²和2017年12月的东风案³中均认定涉外定牌加工行为⁴（下称OEM）不构成商标侵权的判决结论迥乎不同，从而表明最高院对该法律问题的相关司法认定已经发生明显转变。

该再审案件有如下有意义的法律争点，即：1）OEM是否构成商标法意义上的使用；2）如构成使用，则是否会引发消费者混淆可能性从而构成商标侵权。对上述法律争点，最高院均作出了明确且肯定的司法裁判。

就第一个法律争点，最高院认为：是否构成商标法意义上的"商标的使用"，应当依据商标法作出整体一致解释，不应割裂一个行为而只看某个环节。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定属于商标法意义上的"商标的使用"。

就第二个法律争点，最高院认为：商标法第57条第2项规定的"容易导致混淆的"一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。被控侵权商标与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性,容易让相关公众混淆。最高院更进一步指出：在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的OEM方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。

观点：

本再审案件之最大法律意义在于厘清了《商标法》第四十八条中有关商标使用内涵的规定。"商标的使用"是判断是否构成商标侵权的必要前提。最高院在之前"PRETUL"和"东风"两个再审案件中审理思路相同，均是考量相关司法政策等因素认定OEM行为并非商标法意义上的使用，继而判决并不会构成商标侵权。但恰如所谓 "让凯撒的归凯撒，让上帝的归上帝"。最高院在本再审案件中明确法律还是应回归法律本身，对何谓"商标的使用"做出了更加符合法律本意的解读。这实际上也解决了目前司法实践中一方面在商标撤销复审行政确权案件中将OEM行为视为足以维持商标注册的使用证据，另一方面在商标侵权民事案件中否认OEM行为构成商标法意义上使用这一难以在商标法适用上逻辑难以自洽的司法困境。

但是商标使用仅考虑识别来源的可能性,而不考虑混淆误认的可能性。在OEM行为构成商标使用的情况下,如何判断该种使用是否构成对国内商标权的可能侵害,实际上涉及到国内商标法的域外适用这一复杂且敏感问题。最高院在本案中对该问题予以了回避，但另辟蹊径认为：随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于"贴牌商品"也存在接触和混淆的可能性。从而将判断被混淆误认可能的相关公众仍局限在了中国消费者（非局限在境内）的传统范畴。

本案再审判决对于国内从事OEM订单加工的国内企业也是一个有益警示，即：在接受境外定单时，应对委托方知识产权负有恰当的合理谨慎关注义务，以避免遭受司法制裁和经济损失。一方面，这需要对于国内有一定影响力的商标尤其是驰名商标（例如本案中的HONDA商标）予以合理避让。另一方面对于普通注册商标，不仅需审视委托方在进口国的商标注册及其授权行为的真实性，还需审视是否存在是否涉商标侵权与不正当竞争行为。应该说在某种程度上此种要求已有强人所难之嫌，因此考虑与委托方在合同中签订知识产权侵权免责条款以便在发生纠纷后追偿不失为一种替代策略。

当然，本再审案件的最大社会意义在于澄清了涉OEM行为构成商标侵权的这一基本司法规则，有助于引导国内企业诚信守法经营、合法开展出口加工业务和提升商标维权保护意识，也有助于促进国内自主品牌发展，遏制商标侵权假冒现象，维护正常的进出口贸易秩序，最终维护并助力打造"中国制造"的良好国际形象。