近日，爱马仕与非同质化通证（NFT）艺术家 梅森·罗斯柴尔德（Mason Rothschild） 关于“MetaBirkins”NFT商标侵权案在纽约南区的美国地方法院审理并于2023 年 2 月 8 日作出判决，爱马仕胜诉，美国联邦陪审团裁定罗斯柴尔德在NFT交易平台上出售的MetaBirkins NFT侵犯了爱马仕享有的商标权。该案件作为元宇宙商标第一案，对商标权能否在元宇宙获得保护具有重要意义。但是，如《欲望都市》中的经典台词“It's not a bag，it's Birkin ”，如果不是爱马仕，商标所有人仅在某项商品上享有商标权，是否能够在元宇宙世界成功维权呢？本文将结合中国审查实践，讨论品牌在元宇宙领域的商标布局策略。
一、“MetaBirkins”案情简介
2021年5月，28岁的加州艺术家梅森·罗斯柴尔德在基本空间（Basic Space）网站上拍卖了其设计铸造的“宝贝铂金”（Baby Birkin）NFT,成交价5.5ETH（时价约合2.35万美元）。同年11月，罗斯柴尔德开设了MetaBirkins.com网站，并推出100个“MetaBirkins”NFT，形象均与爱马仕的经典铂金受体包（Birkin）类似。“MetaBirkins”NFT的初始定价0.1ETH（时价450美元），在NFT主流交易平台OpenSea、Rarible、LooksRare上均可购买。一经推出，该系列NFT作品就大受欢迎，爱马仕认为“MetaBirkins”NFT的销售额约110万美元。
2022年1月14日，爱马仕在美国地方法院提起诉讼，指控他的“100 MetaBirkin”系列NFT作品侵犯了爱马仕受《拉纳姆法》（Lanham Act）保护的“BIRKIN”商标和商业外观，还指控其存在虚假原产地名称、商标淡化和域名抢注的行为。梅森·罗斯柴尔表示，“MetaBirkins”NFT属于艺术创作，是言论自由的一部分，应受美国宪法第一修正案的保护。
法庭认为，对于作为艺术表达的“MetaBirkins”NFT是否构成商标侵权应当根据罗杰斯诉格里马尔迪案（Rogers v. Grimaldi）中确立的标准——“罗杰斯测试” (Rogers Test)进行判断，即（1）商标使用是否与被告作品存在艺术关联，（2）被告使用商标是否具有明确的误导性。
最终，美国联邦陪审团认定罗斯柴尔德对商标侵权、淡化和网络域名抢注的指控负有责任。法院认为罗斯柴尔德将爱马仕的“Birkins”商标用于NFT的做法与艺术无关，且明显具有来源的误导性。这一判决在媒体和社交平台上引发了广泛的讨论，仍有许多问题未得到解答。特别是关于在涉及加密艺术品的案件中适用“罗杰斯测试”(Rogers Test)规则进行判断是否恰当的问题 1
二、探索元宇宙与现实世界知识产权保护的联通
通过MetaBirkins一案，更多品牌所有者认识到知识产权在元宇宙世界中的价值。在此案之前，爱马仕并未在元宇宙进行布局，作为补充注册，爱马仕在美国专利局递交了与NFT、加密货币和元宇宙相关的多项商标申请。在爱马仕之前，知名品牌经营者如耐克、阿迪达斯、可口可乐、三星、现代、法拉利、路易威登、FOREVER 21等已经踏入元宇宙领域，消费者的数字身份能够在虚拟世界购物、娱乐，实体经济的商标在虚拟世界也起到区分商品来源的作用，产生巨大的商业价值。生产方式和商业模式转变是知识产权制度演化的重要推动力，随着虚拟世界和现实世界的联通，诸多知识产权相关法律问题也开始显现。有学者将卢曼的系统论中法与全社会的关系归纳为“法律既在全社会之中，又作为一个自创生的功能子系统，与全社会保持基于系统/环境区分的平行关系”。从这个视角来看，法律规则具有一定的独立性和超现实性。当我们谈到元宇宙虚拟现实的法律问题，更趋于通过现有规则映射虚拟世界，即着眼于现实。 2 MetaBirkins一案就是很好的“着眼于现实”的案例。
三、元宇宙相关商标和商品在中国的申请现状
关于“元宇宙”相关申请，截至2022年2月，国知局在答复澎湃新闻时称，在商标数据库中约有 1.6 万余件“元宇宙”、“METAVERSE”相关商标申请。 3不过，国知局在商标驳回决定中指出“元宇宙（METAVERSE）”作为一种新型的未来数字技术，具有低延性、沉浸式、实时性等特点。该文字用在指定商品上，易使消费者对商品产生误认，不得作为商标使用。国知局在2022年2月例行新闻发布会上表示，在商标审查审理全领域深化打击商标恶意注册行为，遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积。笔者认为国知局驳回“元宇宙（METAVERSE）”作为商标注册也是依据《商标法》第四条和第四十四条一款的相关规定。
于是，我们可以看到，很多企业已经不再直接采用“元宇宙xxx”的形式申请商标，而开始探索其他申请形式：
华为申请“HARMONYOS源程序、HARMONYOS 元服务、城市元图、港口元图、鸿蒙源程序、华为坤元、华为元戎、华为元图、云OS、元能力、元图”等商标。此外，华为也为其推出的NFT“云宝” 申请多件“华为云宝”、“华为云云宝”商标。
腾讯申请QQ新次元、Q次元、绿洲启元、绿洲启元 DASIS ERA、绿洲启元 OASIA ERA、绿洲启元 OASIS ERA、元仓鼠、元梦之星、元商品、元商品协议、元声计划、元惜、元稀、至信链-元商品等商标。
百度申请数字人希加加、曦灵数字人、峙一元搜、希壤世界等商标。
以上公司代表了互联网、通信企业的元宇宙商标的布局情况。对于其他提供一般商品和服务的企业，可能在其主要商品和服务上已经有充分的商标保护，但在第9类、第41类、第42类等涉及元宇宙的类别缺乏保护，则需要通过补充注册以在新的空间内监控和使用其品牌，并加强和扩大对整体品牌的保护。
如耐克公司专门打造的元宇宙空间Nikeland, 借助Roblox平台将粉丝见面会、社交、促销活动等一系列品牌体验融会于这片虚拟世界之内。耐克公司于2023年2月14日申请注册“Nikeland”商标，指定使用在第42类“虚拟现实软件的设计和开发”等服务上。知名快时尚品牌ZARA在第9类、第35类、第41类、第42类申请注册“ZARA”商标，完善其在元宇宙世界的布局。
以上数据表明，企业，尤其是互联网企业对于元宇宙市场已经进行充分布局和准备，而其他类消费品主要是对其基础商标在第9、35、41、42类等增加新的有关元宇宙的新申请，以保护其在元宇宙世界的商标权利。
对于大多数企业来说，如何获取国知局能够认可的商品描述显得更为迫切。
2023年1月1日起施行的尼斯分类第十二版在第9类、第36类、第41类和第42类新增有关元宇宙的商品和服务类型：如第9类“经NFT认证的可下载的数字文件”、“使用区块链技术处理加密资产交易的可下载的计算机软件”、“用于接收和消费加密资产的可下载的密码钥匙”、“虚拟现实浏览器”和“虚拟键盘投影设备”。第36类 “涉及加密货币的交易”。第41类提供在线虚拟旅游”。第42类 “加密资产挖掘（mining）”、“通过云提供虚拟计算机系统”。
而国知局公布的尼斯分类第十二版中文版仅增加第41类“提供在线虚拟旅游”一项服务。对于有关“NFT（非同质化代币）”、“数字藏品”、“加密币钱包”等商品描述，国知局则要求商标申请人对商品描述进行补正，而国际注册商标则因违反《商标法》第二十二条，即这类商品为在中国不可注册的商品为由予以驳回。
通过搜索商标网数据库，笔者发现，尽管国知局对于商品和服务的描述较为严格，但是还是有一部分有关“虚拟世界”、“虚拟商品”的商品和服务描述予以接受：
如杨森制药公司、强生公司、北京大宝化妆品有限公司、齐拉格国际有限公司已经在“展示虚拟美容用品护肤品防晒用品和化妆品的可下载的数字图像”商品上获得商标注册。
范斯公司在第9类“可下载的计算机程序（以鞋类服装帽子服装配件背包包眼镜珠宝耳机音频设备滑板运动设备艺术品玩具和配件为特色供线上和线上虚拟世界使用）”商品上成功注册“VANS”商标。
雷达表有限公司在申请注册的“RODA”商标，指定使用在第9类“可下载的计算机程序（以在线情况下使用的虚拟手表，虚拟服装，虚拟计时器，虚拟珠宝等虚拟道具为内容）”等上，第35类“为零售目的在通信媒体上展示虚拟商品”、“通过在通信媒体上展示虚拟商品的方式为他人推销”等上，第41类“为娱乐目的提供不可下载的呈现虚拟商品的在线视频”、“为娱乐目的提供不可下载的呈现虚拟商品的在线图像”上，已经初审公告。
艾斯勒斯塔控股有限公司（ISLESTARR HOLDINGS LIMITED）在第9类“可下载软件（用于提供在线虚拟环境接入的）；提供虚拟市场的可下载软件和移动应用软件；可下载软件（用于电子交易、存储、发送、接收、接受和传输数字和虚拟货币的）可下载软件（用作加密货币和虚拟货币钱包使用的）；可下载软件（用于创建、制作和修改数字动画和非动画设计和人物、头像、数字覆盖物和皮肤，以便在在线环境、虚拟在线环境和扩展现实虚拟环境中访问和使用）”等商品上的“BEAUTYVERSE”商标申请已经获准注册。
索尼互动娱乐有限公司在第41类申请注册其PlayStation工作室名称“BendStudio及图”商标，在“娱乐服务（提供虚拟环境用户可以通过计算机或视频游戏机进行交互以达到娱乐消遣和休闲目的）等”服务上获准注册。
大卫贝克汉姆合资企业有限公司在第41类申请注册“DAVID BECKHAM”商标，在“娱乐服务（提供用户可以出于娱乐休闲或娱乐目的进行交互的虚拟环境）； 娱乐服务（提供在线、不可下载的虚拟商品，即在虚拟环境中使用的服装、鞋、帽）”等服务上获准注册。
以上已经获准注册或已经受理的商品和服务描述，可以给商标申请人在申请注册有关元宇宙商标商品及服务描述时提供一定的参考。同时，笔者也发现，这些已经核准的商品及服务描述与欧盟和美国专利局对于元宇宙商标描述的规定有一定的相似之处。
根据EUIPO的分类方法：虚拟产品属于第9类，因为它们被视为数字内容或图像。然而，由于本身缺乏明确性和准确性，需要通过澄清这些虚拟商品所指的内容（例如可下载的虚拟商品或虚拟服装）来进一步明晰虚拟商品一词。
对于“NFT”，EUIPO认为对于该商标主管机构而言，NFT一词本身是不可接受的。NFT被视为在区块链中注册的唯一数字证书，它对数字元素进行认证，同时与数字元素保持区别，并且需要指明NFT所认证的数字元素的类型。
USPTO就相关类别中虚拟商品和服务的识别提供了以下指南：
第9类：可下载的虚拟商品，即包含鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件的计算机程序，可在网络虚拟世界中在线使用。
第35类：虚拟商品零售店服务，即在网络虚拟世界中在线使用的鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件；虚拟商品的网络零售店服务，即在网络虚拟世界中使用的鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件。
第41类：娱乐服务，即无法在线下载的虚拟鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件，可供在为娱乐目的而创造的虚拟世界中在线使用。 4
不难发现，国知局对待有关元宇宙的商品和服务描述的态度与EUIPO和USPTO对商品和服务的描述的要求和规范存在一定的相通之处。我们能够看到在《类似商品和服务区分表》尚不能涵盖有关元宇宙商品和服务描述时，国知局审查员能够兼收并蓄，接受一定程度上符合国际规范的商品和服务描述。笔者认为，在递交有关元宇宙相关商品描述时，可以参考EUIPO和USPTO的标准，在国知局可接受商品及服务描述的基础上，进行具体的虚拟商品及服务所指的内容及特点的描述，以便增加商品和服务描述的准确性。
四、从现实走向虚拟，商标多样化需求将不断增加
通过MetaBirkins NFT侵犯爱马仕“Birkin”商标权一案，我们也该认识到元宇宙商标可能存在的多样化形式。从NFT到虚拟现实，元宇宙对图形商标、立体商标、颜色组合商标、声音商标等商标的需求也急剧增加。一些尚未在我国《商标法》中予以规定的商标形式如动态商标、多媒体商标、气味商标也可能在不久的将来列入讨论范围。元宇宙中已经出现了通过视觉解读的形式开发的香水等气味产品。例如，香水品牌Byredo推出了被渲染成26种气味成分的元宇宙香水，收藏者还将能够通过组合数码配料来创建定制香水。 5
技术发展带来的变革是循序渐进的但也终将是必然的，在制度和变革尚未完全匹配的时期，品牌经营者应在现行制度下尽可能探索合理的商标保护措施，超期谋划，合理布局。同时，我们也希望看到国知局完善有关元宇宙商标的审查规则，为以元宇宙为代表的新业态、新模式的商标申请及保护提供指引和规范，以应对元宇宙发展的需求。
Footnotes
1. Inès Tribouillet, Magdalena Borucka, Christian Tenkhoff. MetaBirkin: Hermès successful in first NFT trade mark trial, https://www.marques.org/blogs/class46/Default.asp?XID=BHA5158
2. 杜颖，张呈玥.元宇宙技术背景下商标法律制度的回应[J].知识产权, 2023.1
3. 澎湃新闻.国知局：已有1.6万件元宇宙商标申请，严打蹭热点等恶意注册.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725363266136823045&wfr=spider&for=pc
4. 中国保护知识产权网.新版《尼斯分类》：元宇宙和NFT虚拟商品商标最终受到保护. http://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/gbhj/om/oum/202301/1975884.html
5. 同[2]
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