2021年3月3日，最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（简称《知识产权惩罚性赔偿司法解释》）。2021年3月15日，最高人民法院发布《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》（简称典型案例），列举了"卡波"技术秘密纠纷案 1、"鄂尔多斯"案 2、"小米生活"案 3、"五粮液"案4、"阿迪达斯"案 5及"欧普"案6。本文结合《知识产权惩罚性赔偿司法解释》、典型案例及相关的在先案例解读惩罚性赔偿的适用标准，并从实务角度提出企业就惩罚性赔偿问题的合规建议和诉讼策略。
一、惩罚性赔偿构成要件的理解与适用
《民法典》及相关部门法、司法解释中均有惩罚性赔偿的规定（见表1）。
表1：知识产权惩罚性赔偿制度法律依据
| 法律文本 | 条文表述 |
| 《民法典》 第一千一百八十五条 |
故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。 |
| 《种子法》 第七十三条第三款 |
侵犯植物新品种权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。 |
| 《商标法》 第六十三条第一款 |
对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。 |
| 《反不正当竞争法》第十七条第三款 | 经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。 |
| 《专利法》 第七十一条 |
对故意侵犯专利权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。 |
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《著作权法》 第五十四条 |
对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。 |
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《知识产权惩罚性赔偿司法解释》 第一条 |
原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。 |
根据上述规定，惩罚性赔偿的构成要件包括两个方面：主观要件为"故意"，客观要件为"情节严重"。《知识产权惩罚性赔偿司法解释》有细化的规定。
（一）惩罚性赔偿的主观要件
1. "故意"的内涵
关于惩罚性赔偿的主观要件，《商标法》和《反不正当竞争法》规定的是"恶意"，其他法律规定的是"故意"，司法适用过程有一定的争议。
在先实务中，不乏有将"恶意"认定为直接故意的观点，如北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见》第1.13条，即惩罚性赔偿的适用条件中规定："恶意"一般为直接故意。而在深圳市中级人民法院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第六条规定：本意见所指"故意"，是指侵权人主观上明知自己的行为会导致侵权结果的发生，而希望或放任这种结果发生。侵权人因过失导致侵权的，一般不构成"故意"。该规定表明"故意"包含直接故意和间接故意。
《知识产权惩罚性赔偿司法解释》明确"恶意"应与"故意"作一致解释。那么，在一致解释后，"故意"的内涵是否仅指直接故意？根据典型案例，"故意"的内涵应当包括直接故意和间接故意。最高人民法院"卡波"技术秘密纠纷案法官在解读时指出：此处的"恶意"理解为主观故意而非直接故意较为妥当。且实践中对直接故意与间接故意的区分本身存在较大困难，在道德上具有几乎相同的可责难性，在惩罚性赔偿中进行等同对待是较为合理的做法。 7
因此，"故意"应当是主观故意的心理状态，既包括直接故意也包括间接故意，即侵权人主观上明知自己的行为会导致侵权结果的发生，而希望或放任这种结果发生。
2. "故意"的认定情形
"故意"作为一种心理状态，必须通过行为人一定的行为表现出来，需要通过对外在行为的研究来判断其有无"故意"。《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第三条第一款列举要综合考量的因素包括知识产权客体类型、权利状态、相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等，第二款举出五种可以认定为故意的情形：（1）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（2）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（3）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（4）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（5）被告实施盗版、假冒注册商标行为的。
考察典型案例和相关在先案例，除《知识产权惩罚性赔偿司法解释》中列明的上述情形外，认定为"故意"的具体情形还可以包括：
（1）攀附原告驰名商标声誉或抢注原告驰名商标
在"小米生活"案中，法院认为："小米"商标知名度较高，已经构成驰名商标。被告申请注册"小米生活"商标，其后又申请注册原告已注册的"米家"等商标，使用与原告宣传语近似或基本相同的宣传语，使用与原告配色相同的配色，申请与原告商标近似的域名，以原告商标"智米"作为字号等行为，攀附原告商标声誉的意图明显，具有明显的侵权恶意。
（2）将原告驰名商标或知名度较高的商标申请注册企业名称，并在实际经营中使用。
在"百岁山"案8中，法院认为：被告一与被告二明知"百岁山"为限制使用的企业字号，为了获取不正当利益，仍执意将其企业名称变更为百岁山公司，并承诺愿意承担相应的法律责任，侵权的主观恶意明显。
（3）商标注册申请被认为与在先商标近似，驳回后仍然进行大范围使用。
在"FILA"案9中，法院认为：被告与原告系同行业经营者，在其申请的商标因与原告主张权利的"FILA"商标近似的情况下被驳回后，仍在生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的商标，主观恶意明显。
（4）全面摹仿、抄袭原告商标及产品
在"五粮液"案中，法院认为：被诉侵权产品上的侵权标识与五粮液公司主张的涉案权利商标标识相同或高度近似，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿涉案注册商标及产品的行为足见其侵犯涉案商标专用权、攀附商标专用权人商誉的主观意图十分明显。
（5）违背诚实信用原则
在"红日"案10中，法院认为：被告在本案诉讼中多次出尔反尔。比如，在行为保全听证中确认的内容在一审庭审中均予以否认。这些反悔行为既没有合理解释也没有足够证据证明，是对民事诉讼诚信原则的违背，也是被告侵权恶意在诉讼中的延续和表现。
（二）惩罚性赔偿的客观要件
1. "情节严重"的内涵
"情节严重"一般是指事件的发展演变过程在时间、程度、范围、后果等方面的影响恶劣。对于知识产权侵权行为而言，判断是否属于"情节严重"需要从该侵权行为发生、发展、诉讼及终结的整个过程加以审视，考察其在时间、规模、市场、诉讼、效果等方面所造成的消极影响，一般不涉及行为人的主观状态。
2. "情节严重"的认定情形
《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第四条第一款列举要综合考量的因素包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等。第二款举出六种可以认定为"情节严重"的情形：（1）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（2）以侵害知识产权为业；（3）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（4）拒不履行保全裁定；（5）侵权获利或者权利人受损巨大；（6）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。
考察典型案例和相关在先案例，除《知识产权惩罚性赔偿司法解释》中列明的上述情形外，认定为"情节严重"的具体情形还可以包括：
（1）侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害
在"小米生活"案中，法院认为：涉案"小米"商标为驰名商标，具有较高的知名度、美誉度和市场影响力。涉案侵权产品在2018年、2019年被上海市市场监督管理局认定为不合格产品。且从涉案店铺商品评价可知，部分用户亦反映被控侵权商品存在一定的质量问题。因此，二被告在被控侵权商品上使用"小米生活"商标，在一定程度上会降低消费者对于"小米"驰名商标的信任，导致该商标所承载的良好声誉受到损害，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。
（2）构成举证妨碍
在"百岁山"案中，法院在列举构成"情节严重"的考量因素中提到：在诉讼过程中，经本院释明后，被告仍未在指定期限内提供其销售情况及销售记录，拒不配合以便于确定其侵权获利情况。
在"卡波"技术秘密案中，法院在列举"情节严重"的考量因素中也提到：当一审法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证时，安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但无正当理由拒不提供财务账册和原始凭证，导致本案最终无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍。
（3）滥用管辖权异议
在"AWS"商标案11中，法院在列举"情节严重"的考量因素中提到：在本案诉讼过程中，光环新网公司和亚马逊通公司滥用程序性权利，提出明显不能成立的管辖权异议并就该管辖异议裁定提出上诉，故意拖延诉讼进程，进一步加剧了侵权行为的影响，扩大了商标权人的损失。
二、惩罚性赔偿的基数
《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第五条以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费的倍数作为计算基数，该基数不包括合理开支。同时规定，人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。
根据此条规定，法定赔偿不能作为惩罚性赔偿的计算基数。惩罚性赔偿的适用应当以可确定的赔偿数额为基数计算，而基数的计算和证明标准是适用的难点。在惩罚性赔偿适用中，以实际损失或者侵权获利作为赔偿基数时，既可以精确计算，也可以裁量性确定。典型案例和在先案例中也有较为明确的指引。
1．以原告实际损失数额为计算基数
关于原告实际损失数额的确定，原告首先需要证明其损失与侵权行为具有因果关系，在此前提下考量的因素可以包括：（1）权利人商品销售减少量或侵权商品销售量与权利人商品单位利润的乘积；（2）权利人商品价格下降数与权利人商品单位利润与该商品销售数量的乘积；（3）权利人因用户数量下降所导致的损失；（4）权利人为其所诉请保护的知识产权已实际支出的研发成本；（5）权利人为修复商誉已实际支出的合理广告费等。 12
在"巴洛克"案13中，法院首先认定侵权行为和原告销售收入的减少之间存在直接的因果关系。在此基础上，法院确定本案的赔偿数额时采用了因销售流失而损失的利润及因价格侵蚀而损失的利润两种计算方法，并考虑了巴洛克公司因侵权行为而遭受的未来销售利润损失、商誉损害、为禁止侵权而支出合理维权费用以及浙江巴洛克公司侵权的恶意、严重情节等多方面因素，认定浙江巴洛克公司因侵权行为给巴洛克公司造成的损失（包括合理维权开支）远超过人民币1000万元。该认定有理有据，方法科学，因果关系妥当，推理合理、清晰。同时，一审判决采用的这些计算方法及多重考虑因素之间具有互补性而非互相排斥。
2. 以被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数
关于被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益的确定，可以考量的因素有：（1）侵权产品销售量与该产品单位利润的乘积；侵权产品单位利润无法查明的，按照权利人商品的单位利润计算；（2）侵权人的营业利润与被诉产品所占比重与该产品销售数量的乘积；（3）侵权人自认的销售数量及价格；（4）公证书显示的产品销售数量、评价数量及价格；（5）侵权人被行政管理部门查处的侵权产品数量及价格；（6）侵权人相关专用账户的资金流水情况；（7）侵权人纳税情况、增值税开具及认证情况；（8）侵权人网站、宣传资料、年度报告等公开披露的相关数据等。 14
司法实践中被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益可以根据销售量乘以该产品的单位利润计算。在"鄂尔多斯"案中，法院认定：被告实施被控侵权行为的获利可以通过侵权产品销售总数、产品单价以及产品合理利润率三者之积确定。在单位利润无法获取的情况下，也可先按照售价计算出全部销售额，再以行业平均利润率进行折算。在"小米生活"案中，法院认定：侵权人获利为被告销售额与利润率之积。
3. 以许可费倍数作为计算基数
关于许可费倍数作为惩罚性赔偿的基数，有论者指出：在我国惩罚性赔偿制度下，计算基础原则上应该以权利人的实际损失或者侵权人的实际侵权所得为基础。当权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定时，以许可使用费的倍数方式进行计算的对象实际上仍然是实际损失或者侵权所得。因此，我国知识产权侵权损害赔偿制度中，参照知识产权许可使用费的倍数合理确定实际损失或者侵权所得时，原则上只应当考虑该许可费所针对的许可行为与该案侵权行为在权利性质、许可时间、范围等方面的可参考程度，不应当考虑惩罚性因素。 15
关于许可费倍数的确定，重点在于确定许可费用的真实性和可比性。可以考量以下因素：（1）有无签订许可合同，许可合同是否备案；（2）许可合同是否实际履行，有无支付凭证；（3）许可合同的对象、许可的方式、范围、权限与被诉侵权行为的关联性；（4）许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、关联关系等利害关系或交叉许可等特殊商业关系；（5）许可费是否受到外在因素的影响，如许可人或被许可人受到破产清算、并购重组或涉及重大诉讼等。 16
在"欧普"案中，法院根据在案证据认定涉案商标每年的许可使用费为36.5万元/年，计赔的侵权时长为1.75年，在确定合理倍数的时候综合考虑了原告许可商标使用范围、区域，被告侵权行为的性质、销售方式、销售范围等，确定本案商标许可使用费至少应按"欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费的2倍计算。因而，许可费倍数=涉案商标每年的许可使用费×年数×合理倍数（36.5万×1.75×2）。
4. 裁量性方法确定基数
实务中，确定"原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费的倍数"并不是一件简单的事情。在无法确定该相关数额时，可能会面临的一个问题就是，裁量性方法可否用来作为计算惩罚性赔偿的基数。
对此，深圳市中级人民法院发布的《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第十五、十六、十七条有明确的规定，并对考量的因素进行了细化列举。在先案例中，"FILA"案、"约翰迪尔"案 17等均适用裁量方法确定的损害赔偿作为惩罚性赔偿的基数。
5. 惩罚性赔偿制度与举证妨碍制度的衔接
知识产权损害赔偿证据往往难以通过公开渠道获得，且很多侵权行为人采取各种方式隐藏其侵权行为，更进一步增加了权利人取证的难度。《知识产权惩罚性司法解释》在第五条进一步明确了以举证妨碍制度来推定惩罚性赔偿基数的规则。对于被告构成举证妨碍的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数，两个制度的有效衔接将有助于减轻权利人的举证负担。
在"卡波"技术秘密案中，法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证。安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但以单据数量庞大和路途遥远为由未提供财务账册和原始凭证。对此，法院认为：被告以单据数量庞大和路途遥远拒绝提供没有法律依据。同时，谁主张谁举证是民事诉讼的基本原则。在举证义务已转移至某方当事人的情况下，收集提供证据和交通的成本，是该当事人理应预见和承担（至少应当预先承担）的诉讼成本。故安徽纽曼公司所述并非正当理由，其拒绝提供证据导致原审法院无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍，应承担不利法律后果。
三、惩罚性赔偿的倍数
赔偿倍数的确定应与侵权人的主观过错程度及情节严重程度相适应。惩罚性赔偿的倍数应在法定倍数范围内，可以不是整数。可综合考虑以下因素：侵权人的恶意程度、权利人所受损害情况、侵权人的获利情况、侵权行为对行业或社会造成的不良影响、裁量确定赔偿基数的情况等。
最高人民法院"卡波"技术秘密纠纷案法官在解读时指出：惩罚性赔偿倍数与情节严重程度具有对应关系，方符合法律适用时的比例原则。为便于司法适用、限制自由裁量的滥用，侵权情节认定为严重时可适用两倍惩罚性赔偿，情节比较严重可适用三倍惩罚性赔偿，特别严重时可适用四倍惩罚性赔偿，情节极其严重时，如满足"直接故意、完全以侵权为业、侵权规模大、持续时间长、损失或获利巨大、举证妨碍"等认定要件，则可以适用五倍惩罚性赔偿，以此构建惩罚性赔偿倍数与侵权情节严重程度之间的一般对应关系。 18
四、惩罚性赔偿的实务建议
基于上文的解读，值得思考的是，在知识产权严保护的大背景下，相关市场主体在诉讼中如何获得或者避免惩罚性赔偿。
作为权利人，在诉讼过程中，需要多维度、全方位进行举证。就损害赔偿来说，要尽最大努力去搜集涉案被控侵权产品的销售数据、行业利润率等；也可以主动提交自身的财务账簿等数据；还可以申请人民法院调取被告方的获利数据、财务账簿和原始凭证、关联刑事案件中公安局的笔录、证据等资料等。同时，比照前文"恶意"和"情节严重"的情形，搜集、分类对方的侵权证据。
作为可能的侵权方，企业可能需要注意：对于接收到的侵权警告函，首先需要排查是否侵权，如有侵权行为则须及时停止，避免扩大侵权范围；诚信诉讼、尊重司法机关的决定，尽可能地配合有关行政机关、司法机关等，对于不能配合的，主动告知合理理由；积极收集对己方有利的证据，积极抗辩。
Footnotes
1. 参见最高人民法院（2019）最高法知民终562号民事判决书。
2. 参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1677号民事判决书。
3. 参见江苏省高级人民法院（2019）苏民终1316号民事判决书。
4. 参见浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01民终5872号民事判决书。
5. 参见浙江省温州市中级人民法院（2020）浙03民终161号民事判决书。
6. 参见广东省高级人民法院（2019）粤民再147号民事判决书。
7. 参见最高法知识产权侵权惩罚性赔偿第一案——合议庭详解侵害"卡波"技术秘密纠纷案，https://mp.weixin.qq.com/s/QGRItD5Sx1iOqNUNIDHmVQ。
8. 参见江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05知初1204号民事判决书。
9. 参见北京市高级人民法院（2018）京民申4666号民事裁定书。
10. 参见广东省高级人民法院（2019）粤民终477号民事判决书。
11. 参见北京市高级人民法院 (2018)京民初127号民事判决书。
12. 参见深圳市中级人民法院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第十条。
13. 参见江苏省高级人民法院（2017）苏民终 1297 号民事判决书。
14. 参见深圳市中级人民法院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第十一条。
15. 参见朱理："专利侵权惩罚性赔偿制度的司法适用政策"，载《知识产权》，2020年第8期。
16. 参见深圳市中级人民法院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第十三条。
17. 参见北京市高级人民法院 (2017)京民终413号民事判决书。
18. 参见最高法知识产权侵权惩罚性赔偿第一案——合议庭详解侵害"卡波"技术秘密纠纷案，https://mp.weixin.qq.com/s/QGRItD5Sx1iOqNUNIDHmVQ。
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