Le gouvernement du Canada propose des modifications aux Règles sur les brevets en vue d'instaurer un système d'ajustement de la durée des brevets (ADB)1. L'ADB prévoira une période supplémentaire pour les brevets en cas de retards déraisonnables dans leur délivrance. Le système d'ADB est une obligation découlant de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui est entré en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2020.
Ce nouveau système d'ADB entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025 et s'appliquera aux demandes de brevets canadiens déposées à compter du 1ᵉʳ décembre 2020 pour les brevets dont la délivrance a fait l'objet de retards déraisonnables. Un retard déraisonnable correspond à un retard de délivrance de plus de cinq ans à compter de la date de dépôt ou de trois ans à compter de la date de la requête d'examen, selon la plus tardive de ces dates, sous réserve de certaines exclusions.
Les brevetés devront déposer une demande pour que soient déterminées leur admissibilité à l'ADB et la durée de la période supplémentaire. Les demandes d'ADB devront être déposées dans les trois mois suivant la délivrance du brevet, moyennant une taxe de 2 500 $ (1 000 $ pour les petites entités). Après la réception de la demande d'ADB, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) transmettra au demandeur une décision préliminaire relative à l'ADB, permettant au breveté et à des tiers intéressés de présenter leurs observations dans un délai de deux mois. L'OPIC délivrera ensuite un certificat de période supplémentaire ou rejettera la demande en expliquant la décision. Des taxes supplémentaires seront exigées pour la demande de réexamen de la décision de l'OPIC relative à une période supplémentaire et pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire.
Le calcul d'une période supplémentaire de protection par brevet consistera à soustraire le nombre de jours exclus du retard total par rapport à la période de référence pertinente de cinq ans ou de trois ans. Les exclusions tiendront compte des retards attribuables aux actions du demandeur au cours de la procédure. Par exemple, chaque jour que le demandeur prendra pour répondre au rapport de l'examinateur sera considéré comme un retard causé par le demandeur entraînant l'exclusion de la somme de ces jours du calcul de l'ADB.
En raison de ces exclusions, on s'attend à ce que les ADB soient rarement accordés. Soulignons aussi que, dans la mesure où la période de report de l'examen est entièrement retranchée de l'ADB, le Bureau des brevets dispose d'un minimum de cinq ans à compter de la date de la requête d'examen pour délivrer un brevet sans que celui-ci soit admissible à un ADB. De plus, comme les demandeurs doivent répondre aux rapports de l'examinateur ou payer la taxe finale sans délai, la durée de l'ADB sera encore plus courte.
Si une période supplémentaire est accordée, le brevet expirera à la fin de celle-ci. Ainsi, des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) sont aussi proposées pour veiller à l'exactitude de la date d'expiration des brevets répertoriés dans le registre des brevets tenu par le ministre de la Santé. En outre, les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés visent à assurer l'exactitude des renseignements sur la date d'expiration des brevets soumis au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés.
En conclusion, bien que le système d'ajustement de la durée des brevets soit sur le point de voir le jour, il semble qu'il sera très difficile pour les brevetés d'obtenir une période supplémentaire pour leurs brevets délivrés. Si obtenir une prolongation de la durée d'un brevet est important les demandeurs ont intérêt à ne pas retarder l'examen de leur demande de brevet et veiller à répondre rapidement aux rapports de l'examinateur ainsi qu'a l'avis d'approbation, afin d'augmenter les chances d'obtenir une approbation d'ADB. Le montant élevé de la taxe de dépôt d'une demande d'ADB aura également un effet dissuasif puisque cette taxe est, à elle seule, supérieure au total combiné des taxes de dépôt, d'examen et de délivrance (taxes qui s'élèvent actuellement à 2 081 $ pour une entité standard).
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires et des conseils sur l'ADB proposé et ses conséquences.
Footnote
1. La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 20 : Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets, le 18 mai 2024 (https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-05-18/html/reg1-fra.html)
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