Les principales modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, offrent autant d'opportunités que des risques pour les entreprises canadiennes. Présentement, les entreprises canadiennes déposent et enregistrent moins de marques au Canada que les entreprises étrangères, et davantage que les entreprises de nos principaux partenaires commerciaux. Afin de garder leur avantage concurrentiel et d'éviter la perte de droits, les entreprises canadiennes devraient, dès maintenant, prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les marques et les slogans qui leur sont essentiels pour identifier et distinguer leurs entreprises de celles des autres.
Où sont les requérants pour les marques canadiennes?
Une analyse des statistiques internationales de dépôt démontre que les entreprises canadiennes sont à la traîne par rapport à leurs homologues internationaux. Ces entreprises canadiennes :
- déposent systématiquement moins de demandes chaque année que les entreprises étrangères;
- déposent moins de demandes par habitant que les entreprises locales de plusieurs autres grands partenaires commerciaux, y compris les pays de ressources similaires, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où les dépôts par habitant d'entreprises locales sont plus de trois fois plus élevés que leurs homologues canadiens; et
- n'ont que faiblement augmenté le nombre de demandes annuellement au cours des cinq dernières années, par rapport à de nombreux pays où les dépôts annuels de résidents ont augmenté de façon significative depuis 2009.
Quelques comparaisons simples s'avèrent révélatrices. En 2012, les entreprises canadiennes (qui comprennent les filiales canadiennes de nombreuses grandes entreprises internationales) ont déposé environ 21 700 demandes, comparativement à plus de 41 000 demandes déposées en Australie par des entreprises australiennes, un pays avec une population plus faible que le Canada. Des observations similaires peuvent être faites pour les entreprises aux États-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Chine (où il y a eu une explosion des demandes d'entreprises locales au cours des dernières années). Le tableau ci-dessous, montrant le nombre des dépôts par habitant en 2012 (les plus récents chiffres disponibles), démontre le faible taux de dépôts des entreprises canadiennes par rapport à celui d'autres partenaires commerciaux.
NOTE :
selon les données recueillies par l'OMPI en 2012. Les
chiffres pour l'Europe sont basés sur les demandes de
marques communautaires et nationales déposées par les
membres de l'UE.
Parmi les pays ci-dessus, seul au Canada retrouve-t-on davantage de dépôts par des entreprises étrangères que par des entreprises canadiennes.
Avantages de l'enregistrement des marques
Il y a plusieurs avantages évidents, dont, parmi ceux-ci : le droit exclusif prévu par la Loi d'utiliser à travers le pays une marque pour des produits et services identifiés; le droit d'intenter une action en contrefaçon et pour la diminution de la valeur de l'achalandage; accès à la Cour fédérale dont les jugements sont exécutoires dans tout le pays; une défense à une action en concurrence déloyale et délit de substitution; et le fait qu'une marque enregistrée bloquera l'enregistrement d'une marque pouvant prêter à confusion. Pourtant, les entreprises canadiennes ne profitent pas des enregistrements aussi souvent que les entreprises étrangères.
Les frais de dépôt en vigueur au Canada sont faibles par rapport à de nombreux autres pays. Le coût ne semble pas justifier le faible taux de dépôt des entreprises canadiennes. De nombreuses entreprises canadiennes, intentionnellement ou non, ne se fient que sur les droits de "common law" - acquis par l'usage -, et ne prennent donc pas la peine d'enregistrer leurs marques. Toutefois, les entreprises canadiennes doivent suivre l'exemple des entreprises des autres pays et sécuriser leurs droits sur le registre.
Les modifications à venir à la Loi sur les marques de commerce, adoptées mais non encore en vigueur, feront en sorte que le fondement uniquement sur les droits de "common law" acquis par l'usage, sans enregistrement, sera beaucoup plus risqué. Il sera plus facile d'obtenir un enregistrement pour une plus large liste de produits et de services, et les entreprises étrangères (qui forment présentement la majorité des requérants au Canada), en déposerons sûrement encore davantage. Les entreprises canadiennes qui tardent à enregistrer leurs marques pourraient se rendre compte qu'elles se sont fait dépasser au fil d'arrivée par une autre, ce qui pourrait leur coûter le droit d'employer les marques, les noms et slogans qu'elles utilisent déjà, ou le droit d'étendre l'utilisation de ces marques à de nouvelles régions du Canada. Par ailleurs, les modifications offrent la possibilité aux entreprises canadiennes d'élargir la protection de leurs marques au Canada et à l'étranger, mais seulement si elles demandent d'abord l'enregistrement de leurs marques au Canada.
Principales modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce
| (i) | Les modifications changent les règles pour l'enregistrement des marques - "l'utilisation" n'est plus requise pour obtenir un enregistrement. Les requérants peuvent déposer une demande et enregistrer leur marque s'ils l'ont utilisée, ou s'ils ont l'intention de l'utiliser, et ont le droit de le faire au Canada. Ce changement fera en sorte qu'il y aura davantage d'enregistrements au Canada. Jusqu'à présent, l'obligation d'utiliser une marque avant l'enregistrement empêchait bons nombres de demandes d'aboutir à un enregistrement de marques canadiennes, s'assurant ainsi que seules les marques réellement utilisées, peu importe où, étaient enregistrées. Désormais, ce ne sera plus le cas, et davantage d'enregistrements sont attendus. De nombreux professionnels en marques de commerce et des propriétaires de marques sont également préoccupés du fait que ce changement incitera au squattage de marques. |
| (ii) | Le Canada se joindra au Protocole de Madrid, un traité international qui peut à la fois permettre l'acquisition moins coûteuse de droits de marques de commerce à l'international par des entreprises canadiennes, et faciliter l'enregistrement au Canada par des entreprises étrangères qui devraient dorénavant en déposer davantage. Le Protocole permet aux entreprises ayant déposé une demande ou obtenu un enregistrement dans leur pays d'origine de demander à leur bureau de marques national de déposer une prolongation des droits dans des pays désignés. Le Bureau international de l'OMPI gère ce système et soumet les demandes de prolongation aux bureaux nationaux des marques, qui, à leur tour, approuvent ou refusent la prolongation des droits. Il faut toutefois une demande ou un enregistrement dans son pays d'origine. Ainsi, pour que les entreprises canadiennes puissent en bénéficier, leurs demandes initiales doivent être déposées au Canada. Un autre point important : les droits internationaux étendus peuvent dépendre du succès à obtenir l'enregistrement dans le pays d'origine. Si la demande canadienne est refusée, les prolongations internationales peuvent échouer. |
| (iii) | Un système de classification des produits et services utilisé dans le monde entier sera mis en place. L'impact le plus immédiat sera l'augmentation des coûts de dépôt des demandes. Actuellement, les frais de dépôt au Canada de 250 $ pour une liste illimitée de produits et de services sont parmi les moins élevés dans le monde. De nouveaux frais, non encore annoncés, seront probablement établis en fonction du nombre de classes de produits ou services, possiblement avec une réduction en fonction du volume (par exemple, les trois premières classes pour le prix d'une seule). Alors que les frais de dépôt seront susceptibles d'augmenter, les frais d'émission du certificat d'enregistrement seront éliminés. |
Les modifications élargissent également la catégorie des marques enregistrables (les goûts, les sons et les odeurs), simplifient les procédures d'opposition, réduisent les délais d'enregistrement (de quinze à dix ans), et simplifient les inscriptions des cessions et autres changements du titulaire. Bien que non encore adoptées, des modifications visant un renforcement des recours pour violation et contrefaçon sont à prévoir dans un autre projet de loi présentement sous étude devant le Parlement.
Que devraient faire les entreprises canadiennes maintenant?
- Les entreprises canadiennes devraient agir rapidement pour garantir leurs droits avant les autres. Bien qu'il sera toujours possible de s'opposer aux demandes ou de contester les enregistrements de tiers sur la base des droits antérieurs, ces procédures sont coûteuses et de longue haleine, et les résultats incertains. Nous nous attendons, du moins au début, à ce que les oppositions soient plus coûteuses et leurs résultats plus incertains, jusqu'à ce que les tribunaux aient la possibilité d'examiner l'impact des demandes fondées sur une intention d'utilisation et les droits qui en résultent sans utilisation au Canada. Les entreprises canadiennes devraient examiner les marques, les noms, les slogans et autres signes en usage, et déterminer si les dépôts doivent être faits maintenant, même avant l'entrée en vigueur des modifications.
- Déposer une demande maintenant pour toutes les marques qui pourraient également être déposées à l'étranger. Une fois mis en Suvre au Canada, le Protocole de Madrid pourra offrir des économies de coûts pour les entreprises canadiennes qui souhaitent déposer à l'étranger, mais seulement si ces entreprises ont déjà une demande ou un enregistrement canadien - condition préalable à l'utilisation du Protocole de Madrid.
- Renouveler les enregistrements qui viennent à échéance dans la prochaine année. Puisque la durée des enregistrements et des renouvellements sera réduite de quinze ans à dix ans, le renouvellement de tout enregistrement devant être renouvelé d'ici un an devrait être fait afin de permettre aux propriétaires de bénéficier d'une plus longue durée, et peut-être même d'une taxe de renouvellement plus faible.
- Envisager le dépôt de demandes maintenant afin d'améliorer les voies de recours en cas de violation ou de contrefaçon. D'autres modifications à la Loi sur les marques de commerce devraient à la fois ajouter des sanctions criminelles en cas de violation et offrir une meilleure protection contre les contrefaçons. Cependant, ces recours ne seront disponibles qu'aux propriétaires de marques et de droits d'auteur enregistrés. Il faut se préparer en déposant des demandes dès maintenant.
La date d'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce n'est pas connue, mais celles-ci pourraient l'être dès le printemps 2015. En déposant des demandes d'enregistrement dès maintenant, les entreprises canadiennes peuvent éviter une concurrence accrue pour les marques et réduire les risques de contestation par des tiers à l'utilisation ou l'enregistrement de leurs marques importantes.
Pour plus d'informations sur les amendements, les avantages de l'enregistrement et la procédure, ainsi que sur le processus d'enregistrement en vertu du Protocole de Madrid, veuillez communiquer avec nous.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.