商标作为区分商品、服务来源的重要标识,对于企业来说,是非常重要的无形资产。然而,当企业疏于对商标的使用进行规范化管理时,很有可能使合法的注册商标变成商品的通用名称,从而变成公共领域资源,其他主体也可以合法使用,并且不需要对企业承担侵权责任。本文通过对以下案例的介绍,对企业应当如何防止其名下的 注册商标 被"通用名称化"进行分析。
原告于2011年2月28日获准"咬咬乐"图文组合商标(见下图),核定使用在第10类的奶瓶、吸奶器、婴儿喂食器、婴儿咀嚼器等商品上。原告先后推出了一系列"咬咬乐"辅食工具,即帮助婴幼儿吃辅食的工具。原告在电商平台上发现一家店铺销售名为"史努比婴儿咬咬乐牙咬胶辅食神器吃水果蔬防吃手牙食品级安全硅胶袋"的商品。原告认为,该商品标题中使用了"咬咬乐",与原告注册商标的文字部分完全相同,涉嫌对原告构成商标侵权。被告答辩时提出,原告的"咬咬乐"商标实际上已经构成婴儿喂食器、婴儿咀嚼器商品的通用名称。
"咬咬乐"图文商标
对此,法院认为,通用名称包括法定通用名称和约定俗成的通用名称,无论是法定通用名称还是约定俗成的通用名称,由于其具有反映一类商品或服务与另一类商品或服务之间区别的功能,在一定范围内被相关公众普遍认知和使用,已不能起到针对该类商品或服务区别不同来源的作用。
法定通用名称一般为经法律或国家标准、行业标准或地方标准确认的通用名称。本案并无证据证明"咬咬乐"在注册前后已被国家标准、行业标准、地方标准作为商品名称收录,则其并非法定通用名称。约定俗成的通用名称是指某一商品或服务的名称虽未被规范性标准或辞典等收录,但客观上已被该行业相关公众普遍认知和使用。
鉴于约定俗成系对客观使用状态的反映,再结合本案为商标侵权纠纷,则法院认为本案应遵循以下几个标准进行判断:
- 第一,以侵权行为发生之时,现实相关领域已形成的使用事实状态为依据;
- 第二,婴儿喂食器或婴儿咀嚼器不是因历史传统、风土人情,地理环境等原因形成的特定地域相关市场固定的商品,应属于地域特征不明显的商品,故应在全国范围内考量标志是否成为通用名称;
- 第三,应考量包括商品的消费者和行业生产经营者在内的相关公众认知的普遍性。
法院从消费者的认知情况、行业从业者的使用情况、第三方的使用情况三个方面分别进行了分析。得出,目前"咬咬乐"已经被相关消费者、相关行业的技术人员和相关企业认知为一种商品名称。同时,被告提交了大量证据证明相关网络平台及网络媒体中有不少关于"咬咬乐"的介绍文章,既包括国家政府机关的官方网站,也涵盖了专业关注母婴行业的网络平台,还有与品牌等商业资讯有关的网站,时间跨度从2015到2020年,地域范围涉及全国。在前述的文章中大都介绍到"咬咬乐"是一种婴儿喂食器或婴儿咀嚼器,众多品牌都在生产销售咬咬乐产品。
综合上述,认定在被诉侵权行为发生之时,包括消费者和同行业从业者在内的相关公众已普遍认为"咬咬乐"是一种婴儿喂食器或婴儿咀嚼器商品,且上述认知是全国范围内的普遍现象,"咬咬乐"已成为婴儿喂食器或婴儿咀嚼器商品上约定俗成的通用名称,应将其作为公有领域的资源保留给公众使用,不允许在任何情况下为一家企业所垄断。
从上述案例可以看出,注册商标一旦被认定为通用名称,将会造成企业无形资产价值的降低。因此,企业在商标获准注册后,应当继续对其商标体系进行完善的管理,并对商标的使用进行规范化。
- 首先,对于显著性较弱的商标要尤其注意。如果注册商标本身含有对核定使用商品的功能等进行描述的含义,但尚未达到缺乏商标应有的显著性特种的程度,这类商标被通用名称化的风险相对较高,企业应当尤其注意。因此,建议企业设计商标时尽量避免使用可能导致其缺乏显著性的词汇等元素,并对商标进行一定独创性的设计,使其具有较强的显著性,不易被通用名称化。
- 其次,规范宣传使用时的方式。无论是在对外进行产品宣传时,还是在商品包装上进行标注时,都应当注意正确规范地进行使用,例如添加注册商标标识等,避免单独使用商标来代替商品名称。通过自己的宣传使相关公众知悉所使用的标识为企业的注册商标。
- 再次,定期监控市场上的商标侵权行为以及商标注册行为。当发现有其他经营者摹仿自己的商标时,应当积极采取维权措施。如果市场上摹仿的主体变多,且在使用时添加了其自身的其他商标,应当及时对其涉嫌侵权的行为进行打击。否则,其他主体的使用形成一定规模后,不仅会挤占本应属于权利人的市场份额,还可能淡化权利人商标的显著性。商标注册行为也是同理,在发现类似商标的注册申请时,应当积极采取异议、无效等措施,防止市场上出现太多摹仿者,使权利人商标的显著性被淡化。
综合上述分析,权利人在设计商标并获取商标专用权阶段付诸了大量精力,应当积极予以保护。在获准注册后,应当继续施以高度注意力,保护商标的有效性,积极采取各项保护措施防止商标被通用名称化。
参考资料:(2023)川知民终452号民事判决书
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