Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Een recente beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO illustreert opnieuw het belang van het aantonen van gebruik voor oudere merken, zoals Florence Chapin uitlegt.
In februari 2021 maakte DTTM Operations LLC, dat de intellectuele eigendomsrechten van voormalig Amerikaans president Donald Trump beheert, bezwaar tegen een Europese merkaanvraag (EUTM) voor 'Trump' in de klassen 10, 32 en 33, op basis van eerdere 'Trump'-merken. In de beslissing van juni 2024 heeft de oppositieafdeling van het Europese Octrooibureau (EUIPO) zorgvuldig de voorwaarden voor de toelaatbaarheid en relevantie van merkgeldig bewijs van gebruik uiteengezet. Opmerkelijk is dat de beslissing de eerdere merken beschouwt als geregistreerd en gebruikt voor de geregistreerde diensten.
Het belang van merkgeldig bewijs van gebruik
Hoewel de uitkomst van de beslissing van de oppositieafdeling van het Europese Merkenbureau (EUIPO) niet verrassend is, is de gedetailleerde motivering over het aangeleverde bewijs van gebruik opmerkelijk.
De EUTM-aanvraag werd ingediend door Frank Lindner voor het woordmerk 'Trump' in de klassen 10, 25, 32 en 33. Deze aanvraag werd bestreden door DTTM Operations LLC op basis van verschillende eerdere 'Trump'-woordmerken in de klassen 25, 41 en 43. Terwijl de aanvrager zijn merk gedeeltelijk beperkte voor klasse 25, gingen de procedures door voor de andere goederen. De aanvraag werd afgewezen voor de goederen in de klassen 32 en 33, maar goedgekeurd voor de goederen in klasse 10.
Tijdens de oppositieprocedure, en volgens artikel 47(2) en (3) van EU-Verordening 2017/1001, vroeg de aanvrager om bewijs van gebruik van de eerdere merken waarop deoppositie was gebaseerd. Omdat de prioriteitsdatum van de betwiste aanvraag 5 februari 2021 was, moest de tegenpartij aantonen dat de merken waarop de oppositie was gebaseerd, in de periode van 5 februari 2016 tot en met 4 februari 2021 daadwerkelijk in de Europese Unie (EU) waren gebruikt.
Om dit aan te tonen, verzamelde de tegenpartij tal van en diverse items om geldig bewijs van gebruik te leveren, waaronder:
- Annuleringsbesluiten die de geldigheid van het gebruik van de merken in klassen 41 en 43 erkenden;
- Uittreksels van de websites van de tegenpartij;
- Beoordelingen van TripAdvisor;
- Onderscheidingen en ranglijsten met betrekking tot golfbanen;
- Foto's van golfaccommodaties en merchandisingproducten;
- Hotelprijzen;
- Artikelen over voormalig Amerikaans president Donald Trump;
- Barmenu's met wijnen van de Trump Winery;
- 'Trump' kindermenu's;
- Brochures voor kerstvieringen;
- Wijnlijsten van de Trump Winery; en
- Guest Review Awards.
Na het beoordelen van al deze documenten heeft de oppositieafdeling in detail de voorwaarden voor de toelaatbaarheid en relevantie van dergelijk bewijs uiteengezet.
Gebruik van het merk zoals geregistreerd
Het ingediende bewijs toonde het gebruik van het eerdere merk zoals geregistreerd, namelijk het element 'Trump' in de tekst en op de diensten als volgt:
Volgens Verordening 2017/1001 vormt het gebruik van een EUTM in een vorm die afwijkt in elementen die het onderscheidend karakter van het merk in de vorm waarin het is geregistreerd niet veranderen (ongeacht of het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt ook is geregistreerd op naam van de houder).
De oppositieafdeling besliste als volgt:
- De aanwezigheid van een figuurlijk element dat een wapen of embleem uitbeeldt, zou door het relevante publiek worden waargenomen als een heraldisch symbool dat waarden oproept zoals traditie, adel en respectabiliteit (zie Zaak T‑859/16), die passen bij een vijfsterrenhotelketen (die de tegenpartij exploiteert).
- Het figuurlijke symbool van een vuurtoren riep een locatie aan de kust op, wat inderdaad het geval was bij de hotels van de tegenpartij.
- Het woord 'Trump' was het dominante element en dat waar de aandacht van de consumenten op zou worden gericht vanwege de initiële positie in de verbale elementen.
Dienovereenkomstig oordeelde de oppositieafdeling dat het eerdere teken 'Trump' in wezen was gebruikt zoals geregistreerd, met acceptabele wijzigingen in de zin van artikel 18(1)(a) van Verordening 2017/1001.
Geldigheid van gebruik met betrekking tot de geregistreerde diensten
De eerdere handelsmerken van de tegenpartij hadden betrekking op 'hotel; restaurant; cateringdiensten; hotelreservering' in klasse 43. De aanvrager voerde aan dat er niet genoeg bewijs was met betrekking tot voedsel- en drankdiensten, koffiehuizen, bistro's en bars, catering- en restaurantdiensten, lounges, cafés en cocktaildiensten, die grofweg overeenkwamen met de diensten waarvoor het handelsmerk van de tegenpartij is geregistreerd in klasse 43. De aanvrager stelde dat er slechts één bar/restaurant was met de "puur beschrijvende naam" 'Trump's Bar & Restaurant' of 'Ocean View Restaurant'.
De oppositieafdeling verwierp dit argument en baseerde haar redenering op de beslissing van de Kamer van Beroep in Zaak R 2581/2019-5:
"Een hotel is een etablissement dat onderdak biedt en meestal maaltijden, entertainment en verschillende diensten voor het publiek. Daarom maken voedsel- en drankdiensten een integraal onderdeel uit van het functioneren van een hotel en in het bijzonder van een prestige vijfsterrenhotel dat uitzonderlijke luxe, accommodatie, comfort en service biedt. Klanten zullen noodzakelijkerwijs identificeren dat de oorsprong van de restaurants, de plaatsen waar voedsel en drank worden verstrekt die zich in het hotel bevinden, hetzelfde is als het hotel, dat in dit geval wordt aangeduid door het teken TRUMP."
De oppositieafdeling concludeerde dat het door de tegenpartij ingediende bewijs voldoende was om daadwerkelijk gebruik van de eerdere merken tijdens de relevante periode in het relevante gebied voor alle betrokken diensten aan te tonen.
Bewijs van gebruik en erkenning van reputatie onder artikel 8(5)
De oppositieafdeling herinnerde eraan dat de reputatie van een handelsmerk een drempel van bekendheid impliceert die pas wordt bereikt wanneer het eerdere merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek voor de goederen of diensten die het dekt.
De oppositieafdeling gaf aan dat, hoewel het bewijs van gebruik voldoende was in de procedure voor een verklaring van herroeping op grond dat de merken niet daadwerkelijk waren gebruikt, dezelfde conclusie niet automatisch kon worden toegepast in de huidige procedure onder artikel 8(5) van Verordening 2017/1001.
Aanvullend bewijs, naast het ingediende bewijs, was nodig om wijdverbreide erkenning door het relevante publiek aan te tonen. Bewijs van sociale media kon worden gebruikt om de erkenning van de merken of hun gebruik door het relevante publiek aan te geven (mits data en URL-adressen worden vermeld).
De tegenpartij beweerde verder dat het bewijs duidelijk aantoonde dat zijn etablissementen profiteerden van hun eigen aparte reputatie met betrekking tot hun gerelateerde dienstverleningen, dat Donald John Trump ook profiteerde van zijn eigen onafhankelijke reputatie en dat de twee intrinsiek met elkaar verbonden waren. In dit verband werd opgemerkt dat een teken geen inherente reputatie geniet, bijvoorbeeld simpelweg omdat het verwijst naar een bekend persoon of evenement, maar alleen voor de goederen en diensten die het aanduidt en het gebruik dat ervan is gemaakt. Bovendien is het recht op een naam geen geaccepteerde basis voor een oppositie.
De oppositieafdeling concludeerde dat het bewijs in zijn geheel niet sterk genoeg was om aan te tonen dat de merken van de tegenpartij een reputatie hadden in het relevante gebied. Om reputatie aan te tonen, had relevant documentatiemateriaal marktaandelen, opiniepeilingen, marktonderzoeken of andere commerciële documenten, zoals audits en inspecties, kunnen omvatten.
Kans op verwarring
Wat betreft het risico op verwarring tussen de handelsmerken, was er geen verdere discussie, aangezien ze identiek waren.
Met betrekking tot de goederen en diensten herhaalde de oppositieafdeling een bekend principe met betrekking tot de erkende gelijkenis, zij het in geringe mate, tussen diensten in klasse 43 en goederen in klassen 32 en 33:
"Zulke goederen worden gebruikt en aangeboden in het kader van diensten voor het verstrekken van voedsel en drinken en zijn daarom nauw verwant aan die diensten. Ze vallen verder samen in hun distributiekanalen en aanbieders."
De beslissing biedt een nuttige herinnering aan verschillende essentiële principes met betrekking tot bewijs van gebruik. Merkeigenaren kunnen niet genoeg worden herinnerd aan het belang van het verzamelen van dergelijk bewijs gedurende de levensduur van hun merken. Meer weten? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Dit artikel is geschreven door Florence Chapin, Europees merkengemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Bordeaux.
Dit artikel verscheen voor het eerst in WTR Daily, onderdeel van World Trademark Review, in juni 2024. Ga voor meer informatie naar www.worldtrademarkreview.com.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.