Ce billet est le second de trois billets qui explorent les différences et les nuances entre trois types de demandes de brevet disponibles aux États-Unis.

La demande en continuation (Continuation), ressemble à la demande complémentaire (Divisional) qui a fait l'objet du billet précédent. La différence principale réside dans le fait qu'elle peut être utilisée plus librement. En effet, avec une demande en continuation, nous pouvons aller jusqu'à redéposer la demande de brevet parente. Cette dernière avenue pourrait vous paraître inutile, mais il faut bien comprendre le contexte de l'examen des demandes de brevet aux États-Unis.

Aux États-Unis, l'examen est très dynamique (voir le billet intitulé « Portrait robot d'un examinateur aux États-Unis« ) et il n'est pas rare de devoir payer un frais d'examen additionnel (Request for Continued Examination – RCE) si nous désirons continuer d'argumenter avec l'examinateur. Dans certains cas, l'examinateur émet une opinion dans laquelle il refuse nos revendications les plus générales, mentionne qu'il est prêt à nous accorder une revendication plus précise et menace de nous faire payer un frais d'examen additionnel si nous n'acceptons pas son offre (vous reconnaissez un dossier?). Dans un tel cas, il peut être alléchant d'accepter l'offre de l'examinateur, même si elle ne nous satisfait pas entièrement. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras!

Dans une telle situation, nous pouvons calmer ce qu'il nous reste d'insatisfaction en déposant une demande de brevet en continuation. Cette avenue demande d'hausser légèrement la mise, car il faut payer de nouvelles taxes de dépôt et d'examen. Par contre, nous pouvons alors espérer obtenir de meilleures revendications sans pour autant risquer de tout perdre. Après tout, le dépôt d'une demande en continuation ne représente qu'un paiement prévisible alors qu'il est souvent difficile d'estimer avec précision la valeur que représente le potentiel d'obtenir des revendications plus générales. Note éditoriale : beaucoup de problèmes de brevets peuvent se régler en payant des taxes aux États-Unis!

Par ailleurs, il arrive dans certains dossiers que la valeur associée à l'exclusivité de l'invention (la valeur du brevet) est clairement d'un tout autre ordre que les coûts associés aux démarches de brevet. Dans de tels cas, les coûts de brevets peuvent paraître insignifiants, et nous pouvons être motivés à ne prendre aucune demi-mesure pour assurer la force du portefeuille de brevets. Dans un tel cas, il peut être stratégique de déposer une demande en continuation même si nous sommes satisfaits des revendications que l'examinateur est prêt à nous accorder dans la demande de brevet parente.  Je m'explique :

Lorsque les agents de brevets rédigent des revendications, ces derniers ne négligent aucun effort pour tâcher de couvrir toutes les différentes variantes envisageables de l'invention (Design-around potentiels). Tous les agents de brevets ont reçu un entraînement extrêmement rigoureux pour cela et y arrivent habituellement assez bien. Ceci dit, pour tenter de contourner un brevet qui a énormément de valeur, une entreprise compétitrice peut être motivée à mettre beaucoup de ressources à la disposition de son personnel technique et de ses agents de brevets – voire davantage de ressources que celles dont disposait l'agent de brevets qui a rédigé la demande de brevet parente. En y mettant autant d'efforts, peut-être l'entreprise compétitrice trouvera-t-elle une faille au brevet que personne n'avait soupçonnée auparavant?

Le dépôt d'une demande de brevet en continuation peut constituer une assurance pour contrer ce genre de risque. En effet, en payant certains frais prévisibles, une demande de brevet en continuation peut être utilisée pour garder un dossier en instance. Dans ce dossier actif, il demeurera possible de parer à la découverte d'une éventuelle faille par un compétiteur en faisant des modifications aux revendications. En effet, nous avons énormément de flexibilité en ce qui a trait à la modification des revendications en instance aux États-Unis, alors que la modification de revendications d'un brevet délivré est assujetti à des procédures spécifiques et à des limitations importantes, notamment à des limites de temps.

Pour ces mêmes raisons, il est beaucoup plus difficile pour votre agent de brevets de se prononcer au sujet de votre liberté de fabrication face à une demande de brevet en instance que face à un brevet octroyé. La demande en continuation peut ainsi avoir l'effet d'une épée de Damoclès, en laissant planer une menace floue au-dessus d'éventuelles activités de vos compétiteurs. Après tout, c'est peut-être tout ce qu'il faut pour qu'il vous laissent tranquille ou pour les convaincre de ne pas se donner la peine d'investir à essayer de trouver un Design-around...

Alors, êtes-vous convaincus de l'utilité d'une demande en continuation? Aimeriez-vous que cette avenue soit disponible au Canada, en Europe ou en Chine?

Dans le prochain billet, nous explorerons la curieuse créature qu'est une demande de brevet en continuation-en-partie (Continuation-in-Part).

Norton Rose Fulbright Canada LLP

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