La décision tant attendue de la Cour suprême américaine dans l'affaire Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. est sortie tout récemment. L'enjeu sur les fameuses revendications de méthode avait été présenté ici .

En gros, les observateurs (i.e., nous!) étions curieux de voir comment la Cour suprême américaine allait trancher pour les revendications de méthode dont les étapes sont faites par deux entités distinctes.  Je reprends donc l'exemple :

1. Revendication sur une méthode pour faire des biscuits aux pépites de chocolat, comprenant les étapes de:

  • Mettre environ 50g de beurre, 200g de farine, et 100g de cassonade, at least un oeuf « et un peu de sucre en poudre »;
  • Mélanger pour obtenir une pâte homogène;
  • Rajouter un sac de pépites de chocolat;
  • Faire des petites boules de la pâte aux pépites sur une tôle; et
  • Cuire 20 minutes à 350C.

Donc, la défense classique était de dire que les 4 premières actions étaient faites par « mamie », et la 5ème action, par le four.  Ainsi, pas de contrefaçon par « mamie », car elle n'a pas fait toutes les étapes de la revendication.  La décision du Federal Circuit allait plutôt à l'encontre de cette défense, incriminant ainsi « mamie ».  Et la Cour suprême de renverser cette décision, sans toutefois prendre une position ferme sur la question de contrefaçon de méthode par deux entités distinctes...  Je m'explique :

Akamai accusait Limelight d'avoir induit la contrefaçon (sous l'article 35 USC 271(b) de la Loi américaine sur les brevets), c'est à dire d'avoir incité d'autres à faire de la contrefaçon.  Si je reprends l'exemple des biscuits, imaginez que la recette de biscuits aux pépites de chocolat est sur un emballage de cassonade, du fabricant Sucre ABC.  Le détenteur du brevet sur la recette de biscuits accuse donc Sucre ABC d'avoir induit des gens (comme « mamie ») à contrefaire le brevet.  Sucre ABC n'a évidemment pas fait les biscuits, mais a donné la recette sur son emballage, contribuant ainsi à la contrefaçon par les « mamies » du pays.  Or, le détenteur du brevet ne pourra pas se permettre de poursuivre toutes les « mamies », et donc va à la source et accuse Sucre ABC de « contributory infringement ».

Dans la décision de la Cour suprême, celle-ci explique que selon l'article 35 USC 271(b), pour qu'on puisse accuser une partie d'induire à la contrefaçon, il faut qu'il y ait contrefaçon directe par le consommateur : il faut que « mamie » ait fait toutes les étapes de la méthode.  Dans le présent cas, comme une des étapes est faite par le four et les autres étapes sont faites par « mamie », il n'y a pas de contrefaçon directe. Donc, selon la Cour suprême, Sucre ABC ne peut être accusé d'avoir induit « mamie » à la contrefaçon selon l'article 35 USC 271(b).

La Cour suprême esquive donc la question de contrefaçon de méthode par deux entités, mais invite toutefois le Federal Circuit à revoir cette notion de contrefaçon.  Ouf, le feuilleton se poursuit!

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Norton Rose Fulbright is a global legal practice. We provide the world's pre-eminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have more than 3800 lawyers based in over 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members ('the Norton Rose Fulbright members') of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.