En una reciente decisión, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció un nuevo criterio con respecto al registro de las marcas que se consideran ofensivas o inmorales (cláusulas de moralidad)
De manera específica, las cláusulas de inmoralidad se encuentran en la Lanham Act y abarcan a las marcas que: «[...] consistan o contengan aspectos inmorales... o escandalosos, o que sean de carácter ofensivo [...]».
Al tratarse de un tema subjetivo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) aplicaba esta prohibición contradictoriamente y empleando diferentes criterios. Así, por ejemplo, la USPTO mencionaba que no existían marcas escandalosas u ofensivas per se al examinar las marcas Queen Mary (lencería), Madonna (vinos), Old Glory Condom (preservativos), pero en otras ocasiones denegaba el registro de marcas "evidentemente" inmorales en casos como Bullshit (prendas de vestir) y Black Tail (revistas para adultos). Esta misma autoridad señalaba incluso que no existían marcas inmorales de por sí y que, para determinar el carácter ofensivo del signo, debía realizarse un análisis de la marca en relación con la naturaleza del producto o servicio, tal como ocurrió con la marca Embracing Nudes (publicaciones y servicios de organización de fiestas).
Asimismo, la USPTO estableció que cuando las denominaciones tuvieran diversos significados, la marca debería ser denegada si uno de sus significados era inmoral, tal como sucedió con Bubby Trap (lencería) y Jack-Off (servicios de entretenimiento adulto). Sin embargo, esta misma autoridad aplicó un criterio opuesto en relación con Moonies (muñecos) señalando que debía tomarse el significado que más favoreciera al solicitante.
Un caso emblemático involucró a las marcas Redskins (pieles rojas), de propiedad del equipo de fútbol americano que lleva el mismo nombre. En 1992, un grupo de nativo americanos presentó una solicitud de cancelación contra el registro de las marcas Redskins argumentando que resultaban ofensivas en tanto contenían un significado discriminatorio. En 1999, la USPTO, en segunda instancia, canceló el registro de las marcas Redskins porque podían resultar ofensivas y causar desprestigio a un sector del público consumidor. Esta decisión fue impugnada y el 2005 la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia sentenció que no existía evidencia sustancial que permitiera señalar que las marcas Redskins eran ofensivas y que, en vista de que los registros de las marcas se remontaban a 1967, se había producido una dilación indebida por parte de los denunciantes al presentar la acción de cancelación.
Sin embargo, el 19 de junio de 2017 la Corte Suprema de los Estados Unidos de América determinó en el caso Matal v. Tam que las cláusulas de moralidad infringen el derecho a la libertad de expresión reconocido en la primera enmienda de la Constitución de dicho país. En efecto, la Corte Suprema señaló que:
«El Mercado comercial se encuentra abarrotado de mercancías y merchandising que ofenden a figuras y grupos prominentes, mientras que la frontera entre la expresión comercial y la expresión no comercial no es siempre clara [...]. Si colocando la etiqueta comercial a las expresiones se permite la supresión de cualquier expresión que pueda conducir a la volatilidad social o política, la libertad de expresión se pondrá en peligro». [Caso No. 15–1293, Matal v. Tam].
En un voto singular, el Juez Kennedy, quien también estimó inconstitucionales las cláusulas de moralidad, señaló que:
«Una norma que pueda dirigirse contra expresiones consideradas como ofensivas por cierto sector del público podría, en perjuicio de todos, volverse contra las minorías y contra quienes defienden opiniones discordantes. La primera enmienda no confía dicha potestad al arbitrio del gobierno. Al contrario, nuestra confianza se debe fundamentar en la salvaguarda sustancial de la discusión libre y abierta que permite una sociedad democrática». [Voto singular del Juez Kennedy, Caso No. 15–1293, Matal v. Tam].
Como es evidente, esta decisión de la Corte Suprema deslegitima la cláusula de moralidad, la cual se venía aplicando durante décadas de manera contradictoria, y abre las puertas para el registro de marcas que algunos sectores podrían considerar como ofensivas o inmorales.
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